blast 888 poker Perguntas e respostas: Problemas de IP -chave que afetam os contratos de licenciamento nos EUA

Visão geral

Existem restrições sobre o estabelecimento de uma entidade comercial por um licenciante estrangeiro ou uma joint venture envolvendo um licenciante estrangeiro e há alguma restrição contra um licenciador estrangeiro que entra em um contrato de licença sem estabelecer uma subsidiária ou escritório da filial?Se existem ou não essas restrições, existe ou não algum processo de registro ou revisão regulatória necessária antes que um licenciante estrangeiro possa estabelecer uma entidade comercial ou joint venture em sua jurisdição?

As entidades estrangeiras geralmente não estão restringidas a estabelecer entidades dos EUA e não são proibidas de entrar em licenças, mesmo que não exista entidade dos EUA.No entanto, o Bureau of Export Administration;Departamentos de comércio, estado, energia e agricultura;a Comissão Reguladora Nuclear, a Administração de Repressão a Drogas, a Administração de Alimentos e Medicamentos, Inter alia, Regular a exportação e importação de certos artigos e licenças envolvendo entidades estrangeiras devem cumprir os requisitos dessas agências, bem como as disposições fiscais e os tratados internacionais dos EUA.

Além disso, o Comitê de Investimento Estrangeiro nas transações dos EUA revisa o investimento estrangeiro para determinar o efeito de tais transações na segurança nacional.

Tipos de licenças

Identifique as diferentes formas de acordos de licença que existem em sua jurisdição.

Os tipos de acordos de licenciamento que existem nos EUA incluem transferência de tecnologia, know-how e segredo comercial, patente, marca registrada, vestido comercial, design industrial, direitos autorais, software e direito de publicidade, para controlar o uso comercial do nome, imagem, semelhança, imagem, imagemou outro uso da identidade.

Os acordos de licenciamento podem ser exclusivos ou não exclusivos;Relacionar -se com todo o direito da propriedade intelectual ou pode ser limitado a um campo de uso específico ou por uma duração limitada;e fornecer várias formas de compensação, como pagamentos de soma fixo, royalties, juros de licenciamento cruzado ou patrimônio líquido.

Lei que afeta o licenciamento internacional

A legislação governa diretamente a criação ou regula os termos, de um relacionamento internacional de licenciamento?Descreva esses requisitos.

Os termos de um relacionamento internacional de licenciamento não são governados pela legislação.No entanto, onde a propriedade intelectual (IP) tem uma vida limitada, as licenças que exigem taxas após a expiração da patente geralmente são inexequíveis.Os acordos que vinculam um grampo para uma patente, ou que estendem efetivamente o termo de uma patente, exigindo assim pagamentos de royalties após o término da patente, são o uso indevido de patentes, enquanto acordos de natureza anticompetitivos podem ser considerados violar antitrustelei.Para invenções feitas no desempenho do trabalho sob um contrato ou financiamento do governo, o governo dos EUA tem certos direitos e pode exigir a fabricação de qualquer bem comercial nos EUA.Embora não haja requisitos gerais de que os produtos sejam adquiridos localmente, é uma prática comum que as universidades públicas financiadas pelo estado licenciem seu IP para empresas locais do Estado para estimular a economia local.

Que divulgação pré-contratual um licenciante deve fazer para os possíveis licenciados?

Não há requisitos de divulgação pré-contratual impostos a um licenciante sobre um licenciado em potencial, mas um licenciante é obrigado a agir de boa fé, não deturpar nenhum fato material e divulgar quando uma patente faz parte de um 'padrão' que está sujeito aPráticas justas, razoáveis e não discriminatórias (Frand/Rand).Uma patente essencial padrão é normalmente necessária para oferecer termos de licenciamento FRAND/RAND.

Existem requisitos para registrar uma concessão de direitos de licenciamento internacional com as autoridades em sua jurisdição?

Embora não haja requisito para registrar uma concessão de direitos internacionais de licenciamento nos EUA, certos acordos podem exigir registro.As partes podem enviar um aviso ou declaração de formato curto-o que é obrigatório em determinadas circunstâncias-notificando o Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos de um investimento coberto para receber uma possível carta de 'Harbour Safe-Harbour'.

Questões de propriedade intelectual

O seu partido de jurisdição é da Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial?O Tratado de Cooperação de Patentes (PCT)?O acordo sobre aspectos relacionados ao comércio dos direitos de propriedade intelectual (TRIPS)?

Sim, os EUA são uma parte dos três.

O licenciado pode ser contratualmente proibido de contestar a validade dos direitos ou registros de propriedade intelectual de um licenciante estrangeiro em sua jurisdição?

Não. De acordo com a lei dos EUA, um licenciado pode não ser proibido de contestar os direitos de propriedade intelectual do licenciante (se os EUA ou estrangeiros) (Medimmune V Genentech, 549 US 118 (2007)).Os licenciadores podem tentar limitar isso contratualmente, incluindo as disposições que prevêem aumentar a remuneração inicial ou as taxas de royalties, bem como um direito de (1) rescindir a licença de patente;(2) converter uma licença exclusiva para não exclusivo;ou (3) exigir que o licenciado tenha custos de litígio.No entanto, as cláusulas gerais de "sem desafios", proibindo um licenciado de desafiar a validade, não foram universalmente aplicadas pelos tribunais ou pelo escritório de patentes e marcas dos Estados Unidos (USPTO).

Qual é o efeito da invalidez ou expiração do registro de um direito de propriedade intelectual em um contrato de licença relacionado em sua jurisdição?Se a licença permanecer em vigor, os royalties podem continuar sendo cobrados?Se a licença não permanecer em vigor, o licenciado pode competir livremente?

Como o assunto divulgado em uma patente é dedicado ao público após a expiração, qualquer direito exclusivo, licença ou privilégio expira.Os acordos que exigem royalties após a expiração de uma patente licenciada são ilegais em si (Brulotte v Thys, 379 US 29 (1964); Kimble v Marvel Entertainment, 576 US 446 (2015)). BRULOTTE, no entanto, é limitado e 'não representa a barra de acordos de negócios além de royalties - todos os tipos de joint ventures, por exemplo - que permitem que as partes compartilhem os riscos e recompensas da comercialização de uma invenção' (Kimble, 576 EUA em 435-55).

Não existe tal proibição sobre o prazo de uma licença sob know-how, tecnologia ou segredos comerciais sem duração definida, e a Suprema Corte dos EUA decidiu que, se um acordo prever pagamentos de royalties se uma patente nunca emitir, ela for aplicável (Lápis Aronson V Quick Point, 440 US 257, 99 S CT 1096 (1979))

Como os direitos de marca registrada derivam do uso no comércio dos EUA, os direitos podem ser licenciados na medida em que a marca é usada em conexão com os bens ou serviços relevantes, seja ou não registrado;É altamente aconselhável registrar e manter registros de marcas comerciais porque eles notificam terceiros e uma presunção de validade.

Em relação aos direitos autorais, existem termos especificados após a criação ou publicação para a propriedade perfeita em um direitos autorais registrados dos EUA, após o qual o trabalho cairá no domínio público e, posteriormente, não poderá ser cobrado.

É necessário um registro original ou evidência de uso na jurisdição de origem, ou quaisquer outros requisitos exclusivos dos estrangeiros, necessários antes do registro da propriedade intelectual em sua jurisdição?

Um pedido de marca registrada dos EUA (incluindo a intenção de usar sob 15 USC 1051 (b)) pode ser baseada no uso no comércio dos EUA, ou em um registro não-americano correspondente, desde que o país de origem do requerente seja parte de um tratado comoA Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial de 1883 ou outros tratados específicos.

Para as inscrições dos EUA com base em registros fora dos EUA, uma cópia verdadeira do registro estrangeiro do 'país de origem' do requerente, juntamente com uma tradução verificada em inglês, deve ser enviado ao USPTO.Embora não seja necessário demonstrar o uso nos EUA antes das aplicações com base em registros fora dos EUA, o proprietário deverá provar o uso da marca no comércio dos EUA enviando uma declaração de uso e amostra de uso entre os anos cinco e seisApós a data de registro dos EUA e a cada 10 anos a partir da data de registro para manter o registro dos EUA.

Em relação aos direitos autorais, os EUA são um membro da Convenção de Berna para a proteção de obras literárias e artísticas de 1886. Consequentemente, o registro não é necessário para proteção para obras fora dos EUA;Mas danos legais e honorários advocatícios estão disponíveis apenas para infração de obras registradas nos EUA (ver, por exemplo, Quarto benefício público imobiliário v Wall-street.com, 139 SCT 881 (2019)).

As marcas comerciais não registradas, ou outros direitos de propriedade intelectual que não estão registradas, licenciadas em sua jurisdição?

Sim.Os direitos de marca registrada dos EUA derivam do uso no comércio e são válidos enquanto a marca (registrada) é usada ou não no comércio dos EUA em conexão com os bens ou serviços relevantes.No entanto, os direitos em uma marca não registrada são limitados à área geográfica na qual foi usada ou pode ser razoavelmente esperado expandir.É uma prática recomendada registrar e manter registros de marcas comerciais, pois isso fornece a proteção mais ampla, incluindo aviso nacional a terceiros, bem como uma presunção de validade.

Existem requisitos específicos em sua jurisdição para assumir um interesse de segurança em propriedade intelectual?

Um interesse de segurança em uma patente, marca registrada ou direitos autorais dos EUA deve ser registrada ou "aperfeiçoada" com as autoridades federais ou estaduais adequadas para serem executáveis.Para proteger um interesse de propriedade ou segurança no IP contra os compradores subsequentes em busca de valor, uma tarefa deve ser registrada no USPTO ou no Copyright Office (35 USC 261).Isso por si só, no entanto, não "aperfeiçoa" o interesse de segurança, que para uma patente ou marca registrada exige um registro na jurisdição estatal apropriada;frequentemente o código comercial uniforme.Para aperfeiçoar um interesse de segurança em um direitos autorais registrados, ele deve ser registrado no escritório de direitos autorais (No entretenimento peregrino, 116 Bankr 194 (CD Cal 1990)).

Um proprietário estrangeiro ou licenciador de procedimentos do Instituto de Propriedade Intelectual pode contra terceiros por violação em sua jurisdição sem ingressar no licenciado de sua jurisdição como parte dos procedimentos?Um licenciado de propriedade intelectual em seu processo do Instituto de Jurisdição pode ser um infrator da propriedade intelectual licenciada sem o consentimento do proprietário ou licenciante?O licenciado pode ser contratualmente proibido de fazê -lo?

Seja estrangeiro ou doméstico, um titular do direito de propriedade intelectual deve ter "pé" para aplicar esses direitos, que é determinado caso a caso.Embora os proprietários quase sempre tenham "pé" (mas os proprietários conjuntos podem ter que ingressar), os licenciados exclusivos podem ter "pé" se a licença coveir direitos suficientes.

Além disso, 'qualquer pessoa [incluindo um licenciado] que acredita que ele ou ela é ou provavelmente seja danificado' pelo uso falso ou enganoso de uma marca registrada pode levar uma ação sem o consentimento do proprietário (15 USC 1125 (a)).

Um licenciado de marca registrada ou serviço pode marcar o seu uso de sub-licenciamento de jurisdição da marca para terceiros?Em caso afirmativo, o direito de sub-licenciamento existe estatutariamente ou deve ser concedido contratualmente?Se existe estatutariamente, o licenciado pode renunciar validamente ao seu direito de sub-licenciamento?

Sim, desde que o licenciante supervisione e controla o uso da marca pelo licenciado para proteger a expectativa do público quanto à origem e qualidade dos produtos ou serviços fornecidos por ela.Na ausência de tais controles, a marca pode ser considerada abandonada devido ao 'licenciamento nu'.O direito de sub-licenciamento normalmente deve ser concedido contratualmente (ver Em RU Trump, não resorts, 526 Br 116, 127 (Bankr D del 2015)).

Se a propriedade intelectual em sua jurisdição é de propriedade conjunta, cada co-proprietário é livre para lidar com essa propriedade intelectual, como deseja sem o consentimento dos outros co-proprietários?Os co-proprietários de direitos de propriedade intelectual são capazes de mudar essa posição em um contrato?

Os co-proprietários geralmente são livres para lidar com essa propriedade intelectual sem o consentimento dos outros co-proprietários.

A menos que seja proibido contratualmente, um co-proprietário de marcas registradas está livre para atribuir os direitos de marca registrada, desde que (1) o cessionário esteja sujeito às obrigações desse co-proprietário;(2) toda a boa vontade é transferida;e (3) tal transferência não resultaria em confusão do consumidor quanto à origem.Ao examinar essas transferências, os tribunais empregaram um teste equilibrando as expectativas contratuais das partes com as expectativas de origem e qualidade do consumidor.Ver LIGOTTI v GAROFALO, 562 FSupp2d 204, 222-23 (DNH 2008).

Com direitos autorais, os autores de um trabalho conjunto são co-proprietários dos direitos autorais do trabalho (17 USC 201 (a); Davis v Blige, 505 F3d 90, 98 (2d CIR 2007); Thomson v Larson, 147 F3d 195, 199 (2d CIR 1998).Como tal, os co-proprietários podem alocar os direitos e deveres da obra de autoria entre si e podem regular contratualmente, modificar ou limitar a exploração do trabalho.

Em relação às patentes, cada co-proprietário pode fazer, usar, oferecer-se para vender, vender ou importar a invenção patenteada para os EUA, sem o consentimento e sem contabilidade para os outros proprietários que ausentes de qualquer proibição contratual (35 USC 262; Schering v Roussel-Uclaf SA, 104 F3d 341 (Fed Cir 1997)).

Sua jurisdição é um "primeiro a arquivar" ou "primeiro a inventar" a jurisdição?Um licenciante estrangeiro pode ser o uso de uma invenção sujeita a um pedido de patente, mas em relação à qual a patente não foi emitida em sua jurisdição?

O sistema de patentes dos EUA agora é o sistema 'primeiro a arquivar' para todos os pedidos de patentes arquivados nos EUA que tenham uma data de arquivamento efetiva mais antiga em ou após 16 de março de 2013. Os pedidos de patente podem ser licenciados, e a lei de patentes não antecede a lei do contrato estatalde modo que o termo de uma licença de patente possa continuar se o pedido de patente falhar;Normalmente, onde a licença inclui know-how ou outras informações técnicas (Aronson, 440 US 257 (1979)).

O seguinte pode ser protegido por patentes em sua jurisdição: software;processos ou métodos de negócios;organismos vivos?

A execução de um processo físico é patenteável, mas fórmulas matemáticas e idéias abstratas, por si só, não são (Bilski v Kappos561 US 593 (2010).No entanto, a mera presença de software não renderiza um processo patenteável não patenteável (Diamond v Diehr, 450 US 175 (1981)).

Com os organismos vivos, a Suprema Corte sustentou que 'qualquer coisa sob o sol que é feita pelo homem', incluindo um organismo vivo e feito pelo homem, é um assunto elegível para patente, com a advertência que naturalmente organismos, outros produtos deA natureza e as leis da natureza não são elegíveis para patentes (Diamond V Chakrabarty, 447 US 303 (1980)).

Após o Supremo Tribunal da Corte Alice e maionese Decisões, uma reivindicação de patente não é patente de acordo com a Seção 101, onde:

• É direcionado a um conceito inadequado para patentes (ou seja, uma lei da natureza, fenômeno natural ou idéia abstrata);e
• Nesse caso, os elementos específicos da reivindicação, considerados individualmente e como uma combinação ordenada, não adicionem o suficiente para transformar a natureza da reivindicação em uma aplicação elegível para patente.

Os métodos de negócios são patenteáveis.

Existe uma legislação específica em sua jurisdição que governa os segredos comerciais ou o know-how?Se sim, existe uma definição legal de segredos comerciais ou know-how?Em ambos os casos, como os segredos comerciais e o know-how são tratados pelos tribunais?

Sim.A Lei Uniforme de Segredos Comerciais (UTSA), que foi promulgada, de uma forma ou de outra, pela maioria dos estados, define um segredo comercial como informações, incluindo uma fórmula, padrão, compilação, programa, dispositivo, método, técnica ou processo, isso deriva valor econômico independente, real ou potencial, de não ser geralmente conhecido e não ser facilmente determinado por meios adequados por outras pessoas que podem obter valor econômico de sua divulgação ou uso onde são feitos esforços razoáveis para manter seu sigilo.Os estados que não seguem a UTSA geralmente seguem a primeira reafirmação de Torts, que usa uma definição semelhante de segredo comercial.

Os remédios de apropriação indébita incluem danos e injunções e danos aprimorados (até duas vezes) e honorários advocatícios.A Lei de Segredos Comerciais de Defens ex parte Ordem de apreensão do Tribunal para apreender segredos comerciais desviados sem aviso prévio ao suposto erro.

A lei permite que um licenciante restrinja a divulgação ou uso de segredos comerciais e know-how pelo licenciado ou terceiros em sua jurisdição, tanto durante quanto no prazo do contrato de licença?Existe alguma distinção a ser feita com relação às melhorias nas quais o licenciado pode ter contribuído?

Geralmente, um licenciante pode restringir a divulgação ou uso de segredos comerciais e know-how pelo licenciado ou terceiros, durante e após o prazo da licença.As melhorias e o segredo comercial subjacente ou o know-how devem ser abordados separadamente nas licenças e normalmente devem ter as mesmas proteções.

O que constitui direitos autorais em sua jurisdição e como isso pode ser protegido?

A proteção de direitos autorais se aplica automaticamente a 'obras originais de autoria fixadas em qualquer meio tangível de expressão' (17 USC 102), que incluem obras literárias, musicais, dramáticas, pictóricas e arquitetônicas.

A proteção de direitos autorais normalmente não se estende a nenhuma idéia, procedimento, processo, sistema, método de operação, conceito, princípio ou descoberta, mas o código -fonte do computador é de direitos autorais como um trabalho literário e manifestações, como a exibição visual, podem ser de direitos autorais comoum trabalho audiovisual.O registro também oferece a oportunidade de recuperar danos estatutários e honorários advocatícios no tribunal.Além disso, um trabalho registrado dentro de cinco anos a partir da data da primeira publicação constituirá prima facie evidências no tribunal de que os direitos autorais são válidos.

Licenciamento de software

A lei em sua jurisdição reconhece a validade das licenças de software "perpétuas"?Se não, ou se não for aconselhável por outros motivos, existem outros meios de abordar preocupações relacionadas às licenças "perpétuas"?

Uma licença de software perpétua seria válida.O uso do licenciamento perpétuo de software, no entanto, parece estar em declínio e licenciamento baseado em assinatura, que normalmente tem custos iniciais mais baixos e pode ser mais flexível, está se tornando mais prevalente.As diferenças entre uma licença perpétua ou baseada em assinatura incluem a propriedade do software;escalabilidade no número de usuários;custos (pagamento inicial ou periódico);e acesso a lançamentos mais recentes, tecnologia mais recente e segurança atualizada.

Existem requisitos legais a serem cumpridos antes da concessão de licenças de software, incluindo restrições de importação ou exportação?

Sim.As leis de controle de exportação dos EUA controlam as condições sob as quais certas informações e tecnologias podem ser transmitidas para o exterior para qualquer pessoa.Os controles de exportação geralmente surgem, onde (1) a exportação possui aplicações militares reais ou potenciais ou existem questões de proteção econômica;ou (2) o governo tem preocupações sobre o país de destino, organização ou indivíduo ou o uso final declarado ou suspeito ou seu usuário.

As leis de controle de exportação também se aplicam ao software e tecnologia de criptografia, bem como aos itens de origem estrangeira que entram nos EUA antes de serem exportados novamente, e itens de origem estrangeira que contêm mais de um de minimis quantidade de conteúdo dos EUA controlado.A menos que uma "exceção da licença", nos regulamentos de administração de exportação, seja aplicável, a exportação de software de computador pode exigir uma licença.

Existem restrições legais em sua jurisdição com relação às restrições que um licenciante pode colocar nos usuários de seu software em um contrato de licença?

Tais restrições são regidas pela licença entre o licenciante, o licenciado e o usuário e as partes geralmente são livres para concordar com os termos de licença, desde que não sejam ilegais ou contrários às políticas públicas.Geralmente, os recursos como atualizações e atualizações são abordados em uma licença de embreagem de encolhimento ou licenciamento de cliques e geralmente exigem consentimento prévio do usuário para implementação, a menos que acordado de outra forma.Além disso, certas licenças permitem que o usuário 'opte' para atualizações automáticas ou 'opte' e exija a instalação manual da mesma.

Uma licença de software pode incluir ainda os campos de restrições de uso, restrições de uso geográfico, restrições ao número de usuários simultâneos, restrições ao hardware usado para executar o software e as restrições à transferibilidade da licença de software.As empresas de software geralmente incluem disposições de que o licenciado não reversa o engenheiro, decompilar, decodificar, descriptografar, desmontar ou, de qualquer forma, derivar o código -fonte do software licenciado, embora as decisões judiciais não sejam unânime.Uma cópia de backup geralmente é permitida.

Royalties e outros pagamentos, conversão de moeda e impostos

Existe qualquer legislação que governe a natureza, quantidade ou maneira ou frequência de pagamentos de royalties ou outras taxas ou custos (incluindo juros sobre pagamentos tardios) em um relacionamento internacional de licenciamento ou exige aprovação regulatória da taxa de royalties ou outras taxas ou custos (incluindo juros sobre pagamentos tardios) a pagar por um licenciado em sua jurisdição?

Além dos limites (geralmente estabelecidos por cada estado) contra a cobrança das taxas de juros acima de um limite estatutário chamado "limites de usura", os EUA não têm legislação que rege as taxas de royalties, exceto por regras e regulamentos específicos relacionados à distribuição de direitos autorais musicais.O Circuito Federal rejeitou a regra de 25 % como fundamentalmente falha para determinar uma taxa de royalties de linha de base em uma negociação hipotética (Uniloc V Microsoft, 632 F3d 1292 (Fed CIR 2011)).No entanto, as patentes de padrões da indústria cria uma obrigação contratual de oferecer termos de licenciamento justos, razoáveis e não discriminatórios (Frand/Rand), que devem se basear na contribuição das patentes para o componente de prática padrão e a contribuição desse componentepara todo o produto acusado.

Os tribunais também sustentaram que os danos com base em todo o valor de mercado do produto acusado são adequados apenas quando o recurso patenteado cria a base para a demanda do cliente ou cria substancialmente o valor do componente (Versata V SAP AM, 717 F3d 1255, 1268 (Fed CIR 2013)).Na ausência de tal exibição, os princípios de repartição se aplicam.A menor abordagem unitária vendável tem como objetivo produzir uma base de royalties muito mais intimamente ligada à invenção reivindicada do que todo o valor de mercado (Mentor Graphics V Eve-USA, 851 F3d 1275 (Fed CIR 2017); Virnetx v Cisco, 767 F3d 1308 (Fed CIR 2014)).

Existem restrições à transferência e remessa de moeda em sua jurisdição?Existem requisitos de relatórios regulatórios associados?

Sujeito à questão da retenção de impostos, os EUA não têm restrições às transferências de moeda, exceto que as transferências de caixa acima de US $ 10.000 devem ser relatadas ao Serviço de Receita Interna dos EUA sob estatutos de lavagem de dinheiro (26 USC 6050i, 31 USC 5331).

Em que circunstâncias um licenciante estrangeiro pode ser tributado sobre sua renda em sua jurisdição?

Geralmente, as empresas estrangeiras estão sujeitas apenas a tributação sobre a receita das operações comerciais dos EUA, que geralmente inclui a receita da venda de bens imóveis dos EUA, conectada à participação em uma entidade (por exemplo, parceria) que se envolve nos negócios dos EUA ou recebida como beneficiária dauma propriedade ou confiança.Sob vários tratados tributários internacionais, uma empresa estrangeira é tributada apenas com a renda atribuível a um 'estabelecimento permanente' nos EUA e as taxas de imposto retido na fonte são reduzidas para evitar dupla tributação sobre a mesma renda.Todas as empresas estrangeiras também são tributadas em uma base de retenção bruta sobre a receita da carteira de propriedade intelectual dos EUA;Por exemplo, dividendos, interesse, aluguéis e royalties.

Questões de direito da concorrência

As práticas que potencialmente restringem o comércio são proibidas ou regulamentadas em sua jurisdição?

As práticas que restringem o comércio são proibidas pelas leis antitruste e de patentes dos EUA.Geralmente, as leis antitruste (por exemplo, a Lei Sherman, 15 USC 1, 2) proíbem acordos entre partes que restringem irracionalmente o comércio, além de impedir um negócio com um monopólio sobre certos produtos ou serviços de abusar de sua posição dominante ou poder de mercado.Exemplos dos tipos de práticas proibidas incluem manipulação de lances, preços predatórios, fixação de preços, empate de produtos e bloqueios de fornecedores.

Em relação às licenças de patentes, existe o conceito de "uso indevido de patentes", que pode tornar uma patente inexequível, com exceção de certas atividades.Embora o uso indevido de patentes seja semelhante ao antitruste, ele aborda atividades mais amplas.Ou seja, o principal investigação será se o patenteou ampliou inadmissivelmente o escopo da concessão de patentes com "efeito anticompetitivo", impondo condições que derivam sua força da patente.

Existem restrições legais em relação às seguintes disposições em contratos de licença: duração, exclusividade, proibições de vendas na Internet, restrições de não concorrência e disposições de devolução?

Nem todas as restrições à concorrência são proibidas na medida em que não violam as leis antitruste dos EUA ou constituem uso indevido de patentes.As leis de patentes dos EUA também excluem especificamente certas atividades do âmbito de uso indevido de patentes, a menos que o proprietário da patente tenha poder de mercado no mercado relevante relacionado à patente (35 USC 271 (d)).Essas atividades incluem, por exemplo, recusar licenciar uma patente (35 USC 271 (a) (4)) e licença de condicionamento de uma patente à aquisição de direitos em outra patente (35 USC 271 (d) (5)).Os tribunais dos EUA não parecem ter abordado a questão da propriedade intelectual e "proibições de vendas na Internet".

Os tribunais em sua jurisdição sustentaram que certos usos (ou abusos) de direitos de propriedade intelectual foram anticoncorrenciais?

Nos EUA, pagamentos reversos ou acordos de 'pagamento por atraso' pelos quais o patente paga (ou fornece outro valor para) o infrator acusado para atrasar a entrada do mercado, que, na maioria das vezes, surge apenas no campo farmacêutico, pode ser consideradoanticompetitivo e proibido.Os acordos de pagamento por atraso podem surgir no campo farmacêutico devido à estrutura estatutária da Lei de Hatch-Waxman, na qual a apresentação de uma aprovação abreviada do mercado de aplicação de alimentos e Administração de Medicamentos (FDA) é considerada uma infração, enquanto as atividades de desenvolvimento são protegidas sob o ''porto seguro 'das emendas do Bolar.O fabricante genérico, no entanto, não pode ser lançado até receber a aprovação final do mercado, que o FDA não emitirá, se houver uma ação de infração, até que a resolução anterior da mesma ou expiração da estadia de 30 meses (King Drug contra Smithkline, 791 F3d 388 (3d CIR 2015)).

A Suprema Corte rejeitou o argumento de que 'acordos de liquidação de pagamento reverso são presumivelmente ilegais' sustentando que os tribunais 'revisando tais acordos devem prosseguir aplicando a' regra da razão ', em vez de sob uma abordagem de' aparência rápida '(FTC v Actavis, 570 US 136 (2013)).Assim, os tribunais devem encontrar atividades anticoncorrenciais além da mera compensação para realizar um acordo de pagamento por atraso, violando as leis da concorrência.Enquanto os vários tribunais de apelação dos EUA abordaram a questão em graus variados, a Suprema Corte se recusou a ouvir GlaxoSmithKline v King Drug, 791 F3d 388 (Fed CIR 2015), Cert negou, 137 SCT 446 (2016), que não era anticompetitivo um acordo em que a Teva procurou fazer uma versão genérica de lamictal e Glaxo apresentou uma ação de infração, que as partes estabeleceram semum pagamento em dinheiro.Em vez disso, a GLAXO concordou em permitir que a Teva vendesse comprimidos lamictais genéricos, mas não o "genérico autorizado" antes da expiração da patente.Assim, se um acordo de pagamento por atraso é anticompetitivo ainda está aberto e será tratado de caso a caso, analisando a totalidade da situação.

Embora o Congresso tenha procurado introduzir a legislação que considera acordos de pagamento por atraso por si só anticoncorrenciais, não houve progresso substancial.A responsabilidade civil também pode ser anexada aos acordos de pagamento por atraso.Em uma série de acordos finalmente aprovados em julho de 2018, a Medicis concordou em pagar pouco mais de US $ 76 milhões aos consumidores, vendedores e seguradoras para liquidar um processo de ação coletiva com base nos assentamentos de hatch-waxman da Medicis sob os quais Impax, Sandoz e Lupine forampago e concordou em não introduzir equivalentes genéricos (Em re Solodyn (Cloridrato de minociclina Litígios antitruste, Tribunal Distrital dos EUA, Distrito de Massachusetts, No. 14-MD-02503 (2018)).

Indenização, isenções de responsabilidade, danos e danos de danos de danos

As disposições de indenização são comumente usadas em sua jurisdição e, se sim, elas geralmente são aplicáveis?A cobertura do seguro para a proteção de um licenciante estrangeiro está disponível em apoio a uma disposição de indenização?

As disposições de indenização são comumente usadas e são aplicáveis nos EUA.A cobertura do seguro também está disponível para a proteção de um licenciante estrangeiro contra a invocação de uma disposição de indenização.Os acordos podem incluir uma cláusula que exige que uma parte tenha seguro e concorde em indenizar uma parte ou outra no caso de uma ação judicial.

As partes podem concordar contratualmente em renunciar ou limitar certos tipos de danos?As isenções de responsabilidade e as limitações de responsabilidade geralmente são aplicáveis?Quais são as exceções, se houver?

As partes podem concordar contratualmente em renunciar ou limitar certos tipos de danos, e isenções de responsabilidade ou limitações de responsabilidade são geralmente aplicáveis.As vendas de mercadorias nos termos do artigo 2 do Código Comercial Uniforme estão sujeitas a uma garantia de não violação, a menos que explicitamente se isolasse pelo contrato.É comum renunciar a danos indiretos, bem como danos incidentais e conseqüentes.Isenção de isenções e limitações de responsabilidade geralmente são executáveis, a menos que não claras ou não consticáveis.Algumas isenções de responsabilidade não são aplicáveis, como isenções de responsabilidade por fraude ou conduta ilegal.

Terminação

A lei impõe condições ou limita, ou de outra forma, o direito de encerrar ou não renovar um relacionamento internacional de licenciamento;ou exigir o pagamento de uma indenização ou outra forma de compensação após rescisão ou não renovação?Mais especificamente, os tribunais em sua jurisdição se estendem a relacionamentos de licenciamento da aplicação de leis de agências comerciais que contêm esses direitos ou remédios ou fornecem tais indenizações?

Geralmente, as leis americanas e estaduais não impõem condições ou limitam o direito de rescindir ou não renovar um relacionamento internacional de licenciamento ou exigir o pagamento de uma indenização ou outra forma de compensação após rescisão ou não renovação.Normalmente, as licenças incluem disposições de rescisão negociadas pelas partes.

Qual é o impacto do término ou expiração de um contrato de licença sobre qualquer sublicência concedida pelo licenciado, na ausência de qualquer disposição contratual que resolva esse problema?Uma provisão contratual abordada desse problema seria aplicável em ambos os casos?

Na ausência de uma disposição contratual abordando a rescisão ou expiração da sublicência, a sublicência não estará mais em vigor quando a licença expirar ou for encerrada.Uma disposição contratual que abordasse esse problema seria aplicável em ambos os casos.Em alguns casos, um sub-licenciado pode ter permissão para "entrar nos sapatos" do licenciado se o contrato original com o licenciado formare.

Falência

Qual é o impacto da falência do licenciado no relacionamento legal com seu licenciante;E qualquer sublicência que o licenciado possa ter concedido?O licenciante pode estruturar seu contrato de licença internacional para encerrá -lo antes da falência e remover os direitos do licenciado?

Nos EUA, um licenciado falido pode procurar atribuir a licença sem o consentimento do licenciante (11 USC 365 (a)), mas normalmente uma licença será rescindida automaticamente ou é rescindida com essa falência, e qualquer término também encerra qualquer sub-licenças.Por outro lado, uma falência de licenciadores em licenças de patentes é regida pela Lei de Proteção à Falência da Propriedade Intelectual de 1988 e 11 USC 101 (35A), 101 (39), 365 (n) e 1502, sob a qual o devedor podeSuponha ou rejeitar a licença se for executório (ou seja, o desempenho ainda é necessário. No entanto, se houver um 'processo de falência principal estrangeiro' (ou seja, um processo estrangeiro pendente no país onde o devedor tem o centro de seu principalinteresses), os tribunais dos EUA podem aplicar a lei estrangeira no processo de falência dos EUA (11 USC 1502 (i)).

Se o devedor assumir a licença, a licença permanecerá em vigor como se não houvesse falência.Mas, se o devedor rejeitar a licença, ele será encerrado e o licenciado poderá buscar danos em dinheiro ou optar por manter os direitos de licença que existiam na data do registro de falências.Especificamente, a seção 365 (n) permite que os licenciados tratem o contrato conforme rescindido e se tornem um credor não garantido por quaisquer danos monetários causados pela rescisão da licença nos termos das seções 365 (g) e 502 (g) ou retêm seus direitos sob a licença, de modo que que queA licença continua essencialmente como se nunca tivesse terminado, de modo que o licenciado deve continuar o desempenho, incluindo o pagamento de royalties.

A Seção 365 (n) também fornece ao licenciado o direito adicional de fazer cumprir qualquer parte da exclusividade da licença, como, no caso de um licenciado exclusivo, impedindo que outra parte viola os direitos licenciados.

Apesar do compromisso dos EUA com a cooperação internacional com os procedimentos de insolvência estrangeira, o Tribunal de Apelações do Quarto Circuito rejeitou a aplicação da lei estrangeira (alemã), onde o processo de falência principal estrangeiro estava na Alemanha, para proteger os direitos dos licenciados cruzados porque oA lei alemã em conflito com a seção 365 (n) (Jaffe v Samsung, 797 F3d 14 (4ª CIR 2013), Cert negou, 135 SCT 66 (2014)), (isto é, as licencições cruzadas não eram executórias sob a lei alemã).O Tribunal observou ainda que essa decisão estava a critério exclusivo do Tribunal de Falências dos EUA, de modo que esse nem sempre seja o resultado.

Ao contrário de patentes e direitos autorais, as marcas comerciais não são expressamente identificadas como propriedade intelectual, onde a lei dos EUA permite a um licenciado a opção de continuar sob uma licença, mas a Suprema Corte sustentou que os direitos contínuos de um licenciado de marca dependem se a licença sobreviveria a uma violação sob aplicávelLei de não bastão (Mission V Tempnology, 139 SCT 1652 (2019)).

Qual é o impacto da falência do licenciante no relacionamento legal com seu licenciado;E qualquer sublicência que o licenciado concedeu?Existem alguma etapa que um licenciado pode tomar para proteger seus juros se o licenciante se tornar falido?

O impacto e o impacto em um relacionamento de licenciamento do licenciado, bem como proteções para licenciados no caso de o mesmo, é discutido acima.

Resolução de direito e disputa

Existem restrições a um acordo internacional de licenciamento sendo governado pelas leis de outra jurisdição escolhida pelas partes?

Embora não haja proibições de aplicar uma lei estrangeira especificada a escolha da lei, um tribunal dos EUA pode recusar -se a fazê -lo contra políticas públicas ou não ter conexão com as partes (Riley v Kingsley, 969 F2D 953 (10ª CIR 1992)).

As partes podem concordar contratualmente com a arbitragem de suas disputas, em vez de recorrer aos tribunais de sua jurisdição?Nesse caso, os procedimentos de arbitragem devem ser conduzidos em sua jurisdição ou eles podem ser mantidos em outro?

As partes podem concordar contratualmente com a arbitragem realizada perante um tribunal em qualquer jurisdição acordada (EUA ou estrangeira), cuja disposição dos EUA geralmente aplica.Em relação às patentes, "qualquer disposição ou acordo de arbitragem [arbitragem] será válida, irrevogável e aplicável, exceto por quaisquer motivos existentes em lei ou em patrimônio líquido para revogação de um contrato" (35 USC 294).

Uma sentença judicial ou prêmio arbitral de outra jurisdição seria executória em sua jurisdição?O seu partido de jurisdição da Convenção das Nações Unidas sobre o reconhecimento e aplicação de prêmios arbitrais estrangeiros?

Os tribunais dos EUA localizados em uma jurisdição (Estado) que adotaram a Lei de Reconhecimento de Julgamentos de Mecanos Exteriores uniformes aplicarão uma sentença estrangeira.

Os EUA são parte da Convenção das Nações Unidas sobre o reconhecimento e aplicação de prêmios arbitrais estrangeiros em 1958 e os prêmios de arbitragem estrangeira são executórios nos EUA.

O alívio cautelar está disponível em sua jurisdição?Pode ser dispensado contratualmente?Em caso afirmativo, que condições devem ser atendidas para que uma renúncia contratual seja aplicável?As partes podem renunciar ao seu direito de reivindicar categorias específicas de danos em uma cláusula de arbitragem?

Existem dois tipos de injunções disponíveis nos EUA: injunções preliminares e permanentes.

Uma liminar é um 'remédio extraordinário e drástico, que nunca deve ser concedido a partir do direito' (Munaf v Geren, 553 US 674, 676 (2008)), e concedido apenas a uma clara mostrando que o autor tem direito a esse alívio (Inverno v nrdc, 555 US 7, 22 (2008)).Normalmente, é necessário um patenteado para publicar um título para reembolsar os custos ou danos do suposto infrator se a liminar for posteriormente concedida indevidamente.

Após a descoberta de violação, pode -se conceder uma liminar permanente quando a patente mostra danos irreparáveis e insuficiência de danos em dinheiro, juntamente com o equilíbrio de dificuldades que favorecem o patente e a liminar no interesse público (Apple contra Samsung, 809 F.3d 633 (Fed CIR 2015).Embora os tribunais não sejam obrigados a fazer cumprir essa disposição, as partes podem concordar contratualmente a uma liminar em circunstâncias predefinidas ou podem renunciar ao direito de (1) buscar uma liminar;ou (2) direito a categorias específicas de danos em uma cláusula de arbitragem.

A Lei de Modernização de Marcas Registradas de 2020 estabelece ainda que um proprietário de marca registrada desfruta de uma presunção refutável de danos irreparáveis quando (1) uma violação da Lei de Lanham é encontrada;ou (2) uma demonstração da probabilidade de sucesso de prevalecer.

Atualizações e tendências

Identifique quaisquer desenvolvimentos recentes em leis ou regulamentos, ou quaisquer casos de referência que tenham (ou se espera ter) um impacto notável nos acordos de licenciamento em sua jurisdição (incluindo propostas significativas para novas legislação ou regulamentos, mesmo que ainda não sejam adotados).Explique brevemente como os acordos de licenciamento podem ser afetados.

Os tribunais de apelação dos EUA emitiram uma série de decisões em 2021 que afetam o licenciamento de patentes.

Em MLC Intelectual Prop V Micron Tech, 2021 US APP LEXIS 25710 (Fed CIR 2021), o Circuito Federal negou a consideração de um especialista prejudica a opinião porque não estabeleceu que as licenças anteriores eram suficientemente semelhantes para estabelecer uma base para uma realeza razoável.

O quinto circuito, em HTC v Telefonaktiebolaget LM Ericsson, US APP.A Lexis 26250 (5ª CIR 2021), sustentou que o licenciamento da Ericsson oferece às obrigações de suas obrigações e que a lei contratada, não a lei de patentes, orienta se uma oferta era razoável.

A ação de modernização de marcas registradas (TMA) foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em 27 de dezembro de 2020, e suas principais disposições são efetivas a partir de 18 de dezembro de 2021. O TMA cria dois novos ex parte Anais para o cancelamento de marcas registradas que nunca foram usadas no comércio dos EUA ou não estavam em uso a partir da data de arquivamento do pedido dos EUA ou da emenda para alegar o uso/declaração de uso.Proprietários de registros de marcas comerciais dos EUA com base em um registro ou extensão de proteção estrangeira sob o protocolo de Madrid deve estar ciente de que sob o novo ex parte O Cancelamento Proceedings, uma marca registrada que não é usada no Comércio dos EUA nos primeiros três anos estará sujeita a cancelamento.O TMA também prevê que os danos irreparáveis devem ser presumidos após a constatação de violação de marca registrada com o objetivo de impor injunções permanentes e preliminares.Isso resolve uma divisão entre os circuitos que se formaram após a decisão da Suprema Corte em Ebay v MercexChange, 547 US 388 (2006).

Em 2021, a Lei de Modernização Música (MMA) entrou em vigor, fornecendo uma maneira mais fácil de os detentores de direitos autorais obterem royalties para seu trabalho.Especificamente, o MMA muda a maneira como os compositores e editores de música podem receber royalties quando seu trabalho é transmitido ou baixado em serviços de streaming interativo.O MMA também estabeleceu uma entidade sem fins lucrativos chamada The Mechanical Licensing Collective para coletar e distribuir pagamentos de royalties aos proprietários de direitos autorais de obras musicais correspondidas às gravações de som em seu banco de dados.　　　

Essas respostas foram preparadas em novembro de 2021 e, portanto, não incluem mudanças legislativas ou administrativas posteriores que possam ser aprovadas posteriormente (por exemplo, devido ao Covid ou como parte da legislação atualmente proposta).

A lei declarou data

Dê a data em que as informações acima são precisas.

30 de novembro de 2021