copo poker Um guia de miniaturas para licenciamento nos EUA

Visão geral

Restrições

Existem restrições sobre o estabelecimento de uma entidade comercial por um licenciante estrangeiro ou uma joint venture envolvendo um licenciante estrangeiro e há alguma restrição contra um licenciador estrangeiro que entra em um contrato de licença sem estabelecer uma subsidiária ou escritório da filial?Se existem ou não essas restrições, existe ou não algum processo de registro ou revisão regulatória necessária antes que um licenciante estrangeiro possa estabelecer uma entidade comercial ou joint venture em sua jurisdição?

As entidades estrangeiras geralmente não estão restringidas ao estabelecimento de entidades nos Estados Unidos, desde que cumpram os requisitos de registro estadual.

As entidades estrangeiras também geralmente não são proibidas de celebrar contratos de licença, mesmo que não estabeleçam uma entidade nos Estados Unidos, desde que não estejam sujeitos a um embargo comercial.No entanto, o Departamento de Administração de Exportação, Departamento de Comércio, Departamento de Estado, Comissão Regulatória Nuclear, Departamento de Energia, Administração de Execução de Drogas, Administração de Alimentos e Medicamentos, Departamento de Agricultura, Inter alia, regulam a exportação e importação de certos artigos.Por exemplo, acordos de licença com entidades estrangeiras devem estar em conformidade com os requisitos da agência.Além disso, os acordos de licença também devem estar em conformidade com as disposições tributárias dos Estados Unidos, bem como com os tratados internacionais.

Além disso, o Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS) analisa certas transações envolvendo investimentos estrangeiros nos Estados Unidos para determinar o efeito de tais transações na segurança nacional dos Estados Unidos.Em 13 de agosto de 2018, a Lei de Modernização de Revisão de Risco de Investimento Estrangeiro de 2018 (FIRRMA) foi assinado e expande a jurisdição do CFIUS para cobrir quatro novos tipos de transações:

• uma compra, arrendamento ou concessão por ou para uma pessoa estrangeira de imóveis localizados nas proximidades de instalações governamentais sensíveis;
• "Outros investimentos" em certas empresas dos EUA que oferecem a uma pessoa estrangeira acesso a informações técnicas não públicas materiais na posse dos negócios dos EUA, na associação ao Conselho de Administração ou em outros direitos de tomada de decisão, exceto por votação de ações;
• Qualquer mudança nos direitos de um investidor estrangeiro, resultando em controle estrangeiro de uma empresa dos EUA ou de um "outro investimento" em certas empresas dos EUA;e
• Qualquer outra transação, transferência, acordo ou acordo projetado para contornar a jurisdição do CFIUS.

Em 19 de setembro de 2019, o Departamento do Tesouro dos EUA publicou os regulamentos do CFIUS para implementar o FIRRMA.O texto completo dos regulamentos propostos pode ser encontrado em: https://t348.com/policy-issues/international/the-committee-on-foreign-investment-in-the-united-states-cfius.De acordo com a proposta, a Firrma expande a jurisdição do CFIUS além das transações que podem resultar em controle estrangeiro de um negócio dos EUA - em determinadas circunstâncias - para incluir também um investimento não controlador, direto ou indireto, por uma pessoa estrangeira que oferece à pessoa estrangeira:

• acesso a qualquer informação técnica não pública material na posse dos negócios dos EUA;
• Direitos de associação ou observador sobre o Conselho de Administração ou o órgão governamental equivalente do negócio dos EUA ou o direito de nomear um indivíduo para uma posição no Conselho de Administração ou no órgão governante equivalente;ou
• Qualquer envolvimento, exceto através da votação de ações, na tomada de decisões substantivas dos negócios dos EUA em relação:
• o uso, desenvolvimento, aquisição, proteção ou liberação de dados pessoais sensíveis dos cidadãos dos EUA mantidos ou coletados pelos negócios dos EUA;
• o uso, desenvolvimento, aquisição ou liberação de tecnologias críticas;ou
• o gerenciamento, operação, fabricação ou fornecimento de infraestrutura crítica.

Essa nova autoridade se aplica apenas a um investimento não controlador em uma empresa dos EUA que:

• produz, projeta, testes, fabrica, fabrica ou desenvolve uma ou mais tecnologias críticas;
• Possui, opera, fabrica, suprimentos ou serviços de infraestrutura crítica;ou
• Mantém ou coleta dados pessoais sensíveis dos cidadãos dos EUA que podem ser explorados de uma maneira que ameaça a segurança nacional.

De acordo com a proposta, a FIRRMA também exige que o CFIUS prescreva regulamentos que definam ainda mais o termo "pessoa estrangeira" no contexto de investimentos não controladores, especificando critérios para limitar sua aplicabilidade sobre certas categorias de pessoas estrangeiras.

Por fim, o presidente dos Estados Unidos pode bloquear a aquisição de uma empresa americana, embora essas ocorrências sejam raras.

Tipos de licenças

Formas de acordo de licença

Identifique as diferentes formas de acordos de licença que existem em sua jurisdição.

Os tipos de acordos de licenciamento existentes nos Estados Unidos incluem licenciamento de transferência de tecnologia, know-how e licenciamento secreto da Secret, licenciamento de patentes, licenciamento de marcas comerciais, licenciamento de vestidos comerciais, licenciamento de design industrial, licenciamento de direitos autorais, licenciamento de software e licenciamento de publicidade.Um direito de publicidade é o direito de controlar o uso comercial do nome, imagem, semelhança ou outro uso da identidade de alguém.

As patentes que fazem parte de uma padrão, a saber, patentes essenciais padrão (SEPs), podem estar sujeitas a práticas de licenciamento "justas, razoáveis e não discriminatórias" (licenciamento de Frand/Rand).

Os acordos de licenciamento podem ser exclusivos ou não exclusivos (por área ou tecnologia) e podem fornecer várias formas de compensação, incluindo formas monetárias e não monetárias de compensação.Além disso, os acordos de licenciamento em propriedade intelectual podem estar relacionados a todo o IP direito ou podem ser limitados, por exemplo, a um campo de uso específico ou por um período limitado.

A compensação monetária pode incluir pagamentos ou royalties de montantes folhos, ou ambos, enquanto a compensação não monetária pode incluir o licenciamento cruzado da tecnologia ou a propriedade intelectual, um interesse patrimonial em propriedade ou compartilhamento de tecnologia ou qualquer combinação destes.Além disso, a tecnologia pode ser licenciada individualmente ou, sob certas circunstâncias limitadas, coletivamente em pools.

Lei que afeta o licenciamento internacional

Criação de relacionamento internacional de licenciamento

A legislação governa diretamente a criação ou regula os termos, de um relacionamento internacional de licenciamento?Descreva esses requisitos.

Geralmente, os termos de um relacionamento internacional de licenciamento não são governados pela legislação.Por exemplo, a legislação não impõe limitações à taxa que pode ser cobrada por um licenciante.Além disso, a duração do termo contratual geralmente não é controlada pela legislação.Por exemplo, não há limite na duração de uma licença para alguns tipos de propriedade intelectual, como marcas comerciais.No entanto, quando a propriedade intelectual tem uma vida limitada, por exemplo, uma patente, as licenças que exigem pagamentos de royalties após a expiração da patente são geralmente considerados inexequíveis.Os acordos que vinculam um grampo bom a uma patente, ou que estendem efetivamente o termo de uma patente, exigindo assim pagamentos de royalties após a expiração da patente, são usados de patente por si só, enquanto acordos de natureza anticompetitivos podem ser encontrados para violar a lei antitruste.Além disso, as violações das regras de um corpo padrão podem resultar em uniforme de patente e 35 USC 271 (d) estabelece cinco ações específicas que não impedirão que um proprietário de patente obtenha alívio para infração ou seja considerado culpado de uso indevido de patente ou extensão ilegal de suapatente.

Com relação às invenções feitas no desempenho do trabalho sob um contrato do governo, a lei federal exige que:

• O governo terá pelo menos uma licença não exclusiva, não transferível, irrevogável e paga para praticar, ou praticar para ou em nome dos Estados Unidos, qualquer invenção de sujeito em todo o mundo;
• Nenhuma licença exclusiva será concedida a quem não fabrica nos Estados Unidos;e
• O governo pode ter direitos adicionais para sublicenciar qualquer governo estrangeiro ou organização internacional, de acordo com os tratados ou acordos existentes identificados no contrato, ou para efetivar esses tratados ou acordos.

No caso de contratos de longo prazo, os contratos governamentais também podem fornecer direitos com relação aos tratados ou acordos a serem celebrados pelo governo após a concessão do contrato.

Não há requisitos gerais relacionados a um relacionamento internacional de licenciamento de que certos produtos sejam comprados localmente.No entanto, é uma prática comum que as universidades públicas financiadas pelo estado licenciem sua propriedade intelectual a empresas locais dentro do Estado para estimular a economia local.

Divulgação pré-contratual

Que divulgação pré-contratual um licenciante deve fazer para os possíveis licenciados?

Geralmente, não há requisitos de divulgação pré-contratual nos Estados Unidos impostos a um licenciante em favor de um licenciado em potencial.Espera -se que um licenciante atue de boa fé e não deturpa nenhum fato material.Essa obrigação inclui a divulgação de que uma patente faz parte de um 'padrão' e que está sujeito ao licenciamento da Frand/Rand.Com relação aos padrões e licenciamento de Frand/Rand, um proprietário da SEPS é normalmente obrigado a oferecer termos de licenciamento de Frand/Rand a terceiros, e o proprietário do SEP deve fazê -lo antes de entrar com qualquer ação.Além disso, na maioria dos casos, não é necessário registrar uma concessão de direitos de licenciamento internacional com qualquer autoridade nos Estados Unidos.No entanto, certos contratos podem exigir registro em uma agência governamental, como contratos relacionados a certos materiais nucleares ou perigosos.Além disso, qualquer fabricante ou exportador de artigos ou serviços encontrados na lista de munições dos Estados Unidos de artigos e serviços restritos é obrigado a se registrar na Diretoria de Controles de Comércio de Defesa do Departamento de Estado dos EUA.

De acordo com os regulamentos propostos do CFIUS para implementar o FIRRMA (2019), as partes podem registrar um aviso ou enviar uma declaração de formato curto notificando o CFIUS de um investimento coberto para receber uma potencial carta de 'Harbour Safe-Harbour'.Em algumas circunstâncias, a apresentação de uma declaração para uma transação é obrigatória.Em particular, a Firrma cria um requisito de declaração obrigatório para transações cobertas especificadas, onde um governo estrangeiro tem um "interesse substancial".Além disso, o Firrma autoriza o CFIUS a exigir declarações para transações cobertas, envolvendo certas empresas americanas que produzem, projetam, testam, fabricam, fabricam ou desenvolvem uma ou mais tecnologias críticas.

Cadastro

Existem requisitos para registrar uma concessão de direitos de licenciamento internacional com as autoridades em sua jurisdição?

Sim.Espera -se que as partes de um contrato atuem de boa fé.Além disso, a tendência atual é que os SEPs estão sujeitos ao licenciamento da Frand/Rand, o que cria uma obrigação contratual de oferecer essas taxas de licenciamento e termos a terceiros.Um contrato obtido por fraude é anulável.Um exemplo de onde a fraude pode entrar em jogo é onde o licenciante em potencial não divulga que a patente ou as patentes a serem licenciadas fazem parte de um padrão.Além disso, um contrato de adesão, a saber, um contrato que é tão desequilibrado a favor de uma parte sobre a outra que há uma forte implicação pela qual não foi negociado livremente, pode ser mantido inexequível se considerado inconcebível, indevidamente opressivo ou contra o públicopolítica.

Com relação à ambiguidade em um contrato, a ambiguidade geralmente é interpretada contra o redator.Para evitar isso, um redator pode incluir uma seção no contrato que afirma que cada parte do contrato ajudou a elaborar o contrato ou que cada parte foi representada pelo advogado de sua escolha na negociação do contrato.Um redator também pode incluir uma declaração no contrato de que o contrato deve ser considerado negociado à distância, com o conselho e a participação do advogado, e preparado a pedido conjunto, direção e instrução das partes, e deve ser interpretadode acordo com seus termos sem favor para nenhuma das partes.

A rescisão ou a não renovação de um contrato de licença será controlada pelos termos do Contrato.Embora as partes de um contrato devam agir de boa fé, um acordo pode prever isso para rescisão à vontade, ou sob condições prescritas acordadas pelas partes, é necessária a razoabilidade de boa fé ou (mais frequentemente).A maioria dos estados possui leis que fazem qualquer acordo silencioso quanto à duração rescindível à vontade, seja escrita, oral ou implícita.Uma exceção diz respeito à rescisão de transferências e licenças concedidas por um autor de um trabalho protegido por direitos autorais.Consulte 17 USC 203. De acordo com a Seção 203, um contrato de licença não exclusivo que não especifica a duração do contrato não é rescindido à vontade;Em vez disso, ele pode ser encerrado pelo autor apenas durante um período de cinco anos, começando no final de 35 anos a partir da data de execução da concessão;Ou, se a concessão cobrir o direito de publicação do trabalho, o período começa no final de 35 anos a partir da data de publicação do trabalho sob a concessão ou no final de 40 anos a partir da data de execução da concessão,Qualquer termo que termine anteriormente, a seção 203 (a) (3).

Questões de propriedade intelectual

Convenção de Paris

O seu partido de jurisdição é da Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial?O Tratado de Cooperação de Patentes (PCT)?O acordo sobre aspectos relacionados ao comércio dos direitos de propriedade intelectual (TRIPS)?

Sim para todos os três.

Validade da contestação

O licenciado pode ser contratualmente proibido de contestar a validade dos direitos ou registros de propriedade intelectual de um licenciante estrangeiro em sua jurisdição?

Não há distinção a esse respeito entre licenciadores nacionais e estrangeiros.Em 2007, a Suprema Corte dos Estados Unidos em Medimmune V Genentech, 549 US 118 (2007) sustentou que um licenciado de patente pode desafiar a validade de uma patente enquanto ainda é um licenciado, impedindo assim que o licenciante patente não acelere a violação de patente e mude assim por mudarO Balance de Poder em um Contrato de Licença de Patente em direção a um licenciado de patente.Para recuperar parte desse poder, os licenciadores de patentes podem tentar receber uma maior compensação antecipadamente e podem incluir ainda mais disposições que, quando a validade de uma patente licenciada for desafiada, prevê um aumento da compensação para o licenciante, inclua um direito para o licenciadorPara rescindir o Contrato de Licença de Patente, inclua o direito de reduzir o escopo de um contrato de licença (ou seja, uma licença exclusiva pode ser convertida em uma licença não exclusiva) ou exigir que o licenciado patente tenha os custos de litígio."Sem desafios cláusulas" para a validade de uma patente celebradas antes do litígio foram mantidas inexequíveis.No entanto, essas "cláusulas de desafio" incluídas em um contrato que liquidam litígios foram confirmadas, presumivelmente porque as partes haviam explorado os méritos da validade da patente antes ou como parte de suas discussões de acordo;Embora o PTAB tenha mantido em um exemplo que mesmo essa cláusula contratual "sem desafios" não é eficaz para impedir a apresentação de uma revisão inter parte (DPI) por uma parte de um contrato de liquidação.Veja, por exemplo, IPR 2014-01197 (2015).

Invalidez ou expiração

Qual é o efeito da invalidez ou expiração do registro de um direito de propriedade intelectual em um contrato de licença relacionado em sua jurisdição?Se a licença permanecer em vigor, os royalties podem continuar sendo cobrados?Se a licença não permanecer em vigor, o licenciado pode competir livremente?

Depois que uma patente expira, o assunto divulgado nele entra no domínio público.Como tal, não pode mais haver um direito exclusivo, licença ou privilégio de usar o assunto.Nesse sentido, a Suprema Corte dos Estados Unidos sustentou que os acordos de royalties que se estendem além da expiração do prazo de uma patente licenciada são ilegais em si (Brulotte v Thys, 379 US 29 (1964)).A Suprema Corte dos Estados Unidos revisou esta questão e afirmou a decisão de Brulotte, em Kimble v Marvel Entertainment, LLC, 135 SCT 2401 (2015), sustentando que o uso de um contrato de royalties por um patente é que estende o pagamento de royalties além da data de expiração da patente de patentePor si só, como observado na pergunta 3. A Suprema Corte dos Estados Unidos, no entanto, observou que os redatores cuidadosos da licença poderiam trabalhar em torno de Bulotte."Brulotte não representa acordos de negócios além de royalties - todos os tipos de joint ventures, por exemplo - que permitem que as partes compartilhem os riscos e recompensas da comercialização de uma invenção" (Kimble, 135 s CT em 2408).

Além disso, se um contrato de royalties incluir know-how, tecnologia ou segredos comerciais, além de uma patente licenciada, royalties pós-expiração poderão ser coletados.Da mesma forma, quando várias patentes são legais e coletivamente licenciadas, os royalties podem ser cobrados até a expiração do termo da última patente.

Nos Estados Unidos, os direitos de marca registrada derivam do uso real no comércio.Portanto, os direitos de marca registrada são válidos desde que a marca seja usada em conexão com os bens ou serviços relevantes, independentemente de a marca estar registrada.Consequentemente, desde que a marca seja usada no território relevante, os direitos de marca registrada poderão ser licenciados e cobrados.No entanto, é altamente aconselhável registrar e manter registros de marcas comerciais no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO), como isso fornece, entre outros, aviso nacional a terceiros, bem como uma presunção de validade no caso de uma disputa de marca registrada.

No que diz respeito ao registro de direitos autorais nos Estados Unidos, há termos especificados de vários anos após a criação ou publicação para aperfeiçoar uma propriedade em um direitos autorais registrados dos EUA, após o que o trabalho cairá no domínio público.Por exemplo, um trabalho criado em ou após 1 de janeiro de 1978 dura a vida do autor e 70 anos após a morte do autor.Para um trabalho conjunto preparado por dois ou mais autores para um trabalho que não é um trabalho feito para alugar, os direitos autorais dura a vida do último autor sobrevivente e 70 anos após a morte do autor sobrevivente.Para obras feitas para contratar, os direitos autorais dura 95 anos a partir do ano de sua primeira publicação, ou 120 anos a partir do ano de sua criação, o que expirar primeiro.Portanto, uma vez que um registro de direitos autorais lide, o trabalho cai no domínio público e, como tal, não pode continuar sendo cobrado.

Quando todos os direitos de propriedade intelectual subjacentes à licença são encontrados inválidos ou expirados, não há direito existente em excluir outros de praticar a propriedade intelectual que exige uma licença.Como tal, um ex -licenciado pode competir livremente com o ex -licenciante naquele momento.

Requisitos específicos para estrangeiros

É necessário um registro original ou evidência de uso na jurisdição de origem, ou quaisquer outros requisitos exclusivos dos estrangeiros, necessários antes do registro da propriedade intelectual em sua jurisdição?

Um pedido de marca registrada nos EUA pode basear-se no uso real da marca no comércio dos EUA ou em um registro não americano correspondente (estrangeiro), se o país de origem do candidato for parte de um tratado como a Convenção de Paris para a proteção da industrialPropriedade 1883 ou um acordo com os Estados Unidos que prevê os pedidos dos EUA com base na propriedade de um registro estrangeiro e o requerente deve ser o proprietário de um registro de marca registrada no país de origem do candidato.A Lei de Lanham define o país de origem do candidato como 'o país em que ele tem uma boa fé e um estabelecimento industrial ou comercial eficaz, ou se ele não tem um estabelecimento, o país em que está domiciliado, ou se ele não tem umDomicílio em qualquer um dos países descritos no parágrafo (b) desta seção, o país do qual ele é nacional '(15 USC 1126).O registro fora dos EUA correspondente deve ser para a mesma marca, para as mesmas mercadorias e de propriedade do mesmo proprietário.

Para aplicações dos EUA com base em registros estrangeiros, embora o registro estrangeiro original não seja necessário que seja enviado com o pedido, uma cópia verdadeira do registro estrangeiro correspondente, juntamente com uma tradução verificada em inglês, deve ser submetida ao USPTO antes que o registro dos EUA sejaser emitido.Além disso, não é necessário demonstrar o uso nos Estados Unidos antes do registro de solicitações com base em registros fora dos EUA.Além disso, o USPTO não exigirá prova de uso no país de origem.No entanto, para manter o registro de marcas comerciais dos EUA, o proprietário deverá provar o uso da marca no comércio dos EUA enviando uma declaração de uso e espécime de uso entre os anos cinco e seis após a data de registro dos EUA e a cada 10 anos a seguirA partir da data de registro.

Embora um candidato também possa registrar um aplicativo de marca registrada nos EUA com base em uma intenção de usar a marca no comércio dos EUA, de acordo com 15 USC Seção 1051 (b), a base de intenção de usar não fornece uma base para o registro de marca registrada noEstados Unidos, que requer o uso real da marca no comércio dos EUA (ou dependência de um registro estrangeiro).

No que diz respeito aos direitos autorais, os Estados Unidos são membros da Convenção de Berna para a proteção de obras literárias e artísticas 1886. Consequentemente, o registro não é necessário para proteção para obras não americanas criadas em outros países membros.No entanto, foi realizado nos tribunais dos EUA que danos estatutários e honorários advocatícios estão disponíveis apenas para obras registradas nos Estados Unidos.

Um registro original ou evidência de uso não é necessário para obter uma patente.No entanto, se um pedido de patente for apresentado em uma jurisdição estrangeira, um pedido deverá ser apresentado nos Estados Unidos dentro de 12 meses a partir da data de apresentação na jurisdição estrangeira.

Direitos não registrados

As marcas comerciais não registradas, ou outros direitos de propriedade intelectual que não estão registradas, licenciadas em sua jurisdição?

Sim.Nos Estados Unidos, os direitos de marca registrada derivam do uso real no comércio.Portanto, os direitos de marca registrada são válidos desde que a marca seja usada em conexão com os bens ou serviços relevantes, independentemente de a marca estar registrada.No entanto, os direitos do proprietário em uma marca não registrada são limitados à área geográfica na qual foi usada ou às áreas nas quais se pode razoavelmente esperar expandir.Portanto, o licenciante não pode licenciar direitos de usar a marca além de seu escopo de uso geográfico.Consequentemente, é altamente aconselhável registrar e manter registros de marcas comerciais no USPTO, pois isso fornece a proteção mais ampla, incluindo aviso nacional a terceiros, bem como uma presunção de validade no caso de uma disputa de marca registrada.Nos Estados Unidos, não há exigência legal de que uma licença de marca registrada seja registrada.

Além disso, uma marca registrada pode ser registrada em nível estadual nos Estados Unidos.No entanto, as leis de cada estado relativas ao registro e direitos da marca registrada diferem, o que significa que a proteção fornecida por um registro de marca registrada em um estado pode diferir daquela fornecida por outra.

Da mesma forma, os direitos de direitos autorais podem ser licenciados sem registro.De acordo com a lei dos EUA, um trabalho original fixado em um meio tangível de expressão é automaticamente protegido na criação.No entanto, o registro do trabalho oferece vários benefícios legais e o registro é um pré -requisito para arquivar um processo de violação de direitos autorais em um tribunal federal dos EUA por obras de origem dos EUA.

Interesses de segurança

Existem requisitos específicos em sua jurisdição para assumir um interesse de segurança em propriedade intelectual?

Nos Estados Unidos, um interesse de segurança em uma patente, marca registrada ou direitos autorais deve ser registrada com as autoridades federais e/ou estaduais adequadas para serem "aperfeiçoadas" e, portanto, aplicáveis.Para proteger um interesse de propriedade ou segurança em propriedade intelectual contra compradores e hipotecas subsequentes para valor, uma tarefa ou outro documento deve ser registrado no USPTO ou no Copyright Office.Veja, por exemplo, 35 USC 261. No entanto, registrar um interesse de segurança apenas com o USPTO não é eficaz para aperfeiçoar os interesses de segurança e, a fim de aperfeiçoar um interesse de segurança em uma patente ou marca registrada contra futuros credores ou proprietários de penhores, um arquivamento deveser feito na jurisdição estatal apropriada de acordo com a lei aplicável nesse estado;Freqüentemente, o Código Comercial Uniforme (UCC).Para aperfeiçoar um interesse de segurança em um direitos autorais registrados, ele deve ser registrado no escritório de direitos autorais (em Re Peregrine Entertainment Ltd, 116 Bankr 194 (CD Cal 1990)).

Proceedings contra terceiros

Um proprietário estrangeiro ou licenciador de procedimentos do Instituto de Propriedade Intelectual pode contra terceiros por violação em sua jurisdição sem ingressar no licenciado de sua jurisdição como parte dos procedimentos?Um licenciado de propriedade intelectual em seu processo do Instituto de Jurisdição pode ser um infrator da propriedade intelectual licenciada sem o consentimento do proprietário ou licenciante?O licenciado pode ser contratualmente proibido de fazê -lo?

Se um proprietário estrangeiro ou licenciante de propriedade intelectual pode trazer procedimentos nos Estados Unidos deve ser respondida primeiro determinando qual parte "em pé", a saber, quem pode trazer ações.Um proprietário estrangeiro ou licenciador de propriedade intelectual tem uma posição de instituir um processo contra terceiros por violação sem ingressar no licenciado, desde que o proprietário estrangeiro não concedesse uma licença exclusiva de todos os direitos na propriedade intelectual.Normalmente, todos os proprietários conjuntos da propriedade intelectual são obrigados a se unir para instituir procedimentos contra terceiros por violação.

Um licenciado pode instituir uma ação contra um infrator sem o consentimento do licenciante ou proprietário apenas se o licenciado for um licenciado exclusivo de todos os direitos da propriedade intelectual e tiver o direito de processar por violação de patente.Nesse sentido, uma cláusula de direito de Suf, tomada sozinha, geralmente não transmite um licenciado não exclusivo o direito de processar.Além disso, um licenciado exclusivo pode ser negado o direito de processar quando esse direito, ou qualquer outro direito da propriedade intelectual, é retido pelo proprietário ou licenciante, a saber, a licença não é, de fato, 'exclusiva', pois éuma transferência de menos do que todos os direitos.

O Federal Circuit Hold, em Azure Networks LLC v CSR PLC, 771 F3D 1336 (Fed CIR 2014), desocupado em diferentes motivos, 135 SCT 1846, que um proprietário de patente não teve posição para ingressar em um processo por violação de patente trazida por seu licenciado contra contraUm infrator acusado, embora o proprietário da patente tenha mantido o direito a royalties, direito de praticar a patente, o direito de rescindir o contrato e um futuro interesse reverterário na patente.Em seguida, o Tribunal observou que o proprietário da patente havia transferido substancialmente todos os seus direitos de patente para o licenciado e, portanto, não tinha uma posição para ingressar no processo de investimento de patentes.O Tribunal se concentrou no fato de que o proprietário da patente transferiu completamente o controle sobre litígios e licenciamento da patente para o licenciado ao decidir que o proprietário da patente não tinha posição para ingressar em um processo de injeção de patentes.O Federal Circuit também se sustentou, no entanto, no Alps South, LLC v Ohio Willow Wood Co, 787 F3d 1379 (Fed Cir 2015), que um licenciado exclusivo em um campo de uso com o direito de excluir, transferir e aplicar as patentes feznão tem posição para manter uma ação de infração sem o proprietário da patente.

Sob a lei de marcas comerciais dos EUA, "qualquer pessoa que acredite que é ou provavelmente seja danificada" pelo uso falso ou enganoso de uma marca registrada, pode levar uma ação sob a Lei Lanham, 15 USC 1125 (a).Portanto, a menos que seja proibido contratualmente, um licenciado de marca registrada pode levar uma ação contra um infrator sob esta seção da Lei Lanham sem o consentimento do proprietário ou licenciante.

Sublicenciamento

Um licenciado de marca registrada ou serviço pode marcar o seu uso de sub-licenciamento de jurisdição da marca para terceiros?Em caso afirmativo, o direito de sub-licenciamento existe estatutariamente ou deve ser concedido contratualmente?Se existe estatutariamente, o licenciado pode renunciar validamente ao seu direito de sub-licenciamento?

Sim.No entanto, nos termos da Lei Lanham, nos Estados Unidos, um licenciante de marca registrada deve supervisionar e controlar o uso de sua marca pelo licenciado para proteger a expectativa do público de que todos os produtos vendidos sob uma marca específica sejam de uma fonte comum e de qualidade semelhante.Onde um licenciante não exerce controle razoável de qualidade sobre um licenciado, a marca pode ser considerada abandonada devido ao 'licenciamento nu'.Ver:

• Tumblebus Inc V Cranmer, 399 F3d 754, 764-65 (6a CIR 2005);e
• Dawn Donut Co v Hart's Food Stores, Inc, 267 F2d 358, 367 (2d CIR 1959).

A maioria da jurisprudência dos EUA sustentou que um licenciado de marca registrada não pode sub-licenciar uma marca de terceiros sem primeiro obter o consentimento expresso do licenciante.Portanto, geralmente o direito à sub-licença deve ser concedido contratualmente.Veja em Re Trump ENTM't Resorts, Inc, 526 Br 116, 127 (Bankr D del 2015).(A proibição geral contra a cessão de licenças de marca registrada ausente que o consentimento do licenciante é igualmente aplicável a licenças de marca registrada exclusiva e não exclusiva. Um licenciante de marca registrada teria as mesmas preocupações com relação à identidade do licenciado e à qualidade dos produtos por sua comporMarca comercial se a licença de marca registrada é exclusiva ou não exclusiva.)

Propriedade intelectual de propriedade conjunta

Se a propriedade intelectual em sua jurisdição é de propriedade conjunta, cada co-proprietário é livre para lidar com essa propriedade intelectual, como deseja sem o consentimento dos outros co-proprietários?Os co-proprietários de direitos de propriedade intelectual são capazes de mudar essa posição em um contrato?

Nos Estados Unidos, cada co-proprietário é livre para lidar com essa propriedade intelectual, pois deseja sem o consentimento dos outros co-proprietários.Abordamos marcas comerciais, direitos autorais e patentes, por sua vez.

A menos que seja proibido por contrato, um co-proprietário em uma marca registrada geralmente é gratuita para atribuir seus direitos de marca registrada, desde que o cessionário esteja sujeito a todas as obrigações desse co-proprietário e que todo o ágio seja transferido.No entanto, os consumidores podem esperar que a fonte do produto ou serviço seja os co-proprietários originais e a transferência de um co-proprietário possa levar à confusão do consumidor, principalmente quando o co-proprietário se opõe à transferência.Portanto, ao examinar a capacidade de um co-proprietário transferir uma marca registrada, os tribunais empregaram um teste equilibrando as expectativas contratuais das partes com as expectativas do consumidor.LIGOTTI v GAROFALO, 562 F SUPP 2D 204, 222-23 (DNH 2008) (citando T&T Mfg Co v A T Cross Co, 587 F2d 533, 538 (1ª CIR 1978) ('Tribunais têm tradicionalmente.juros referentes a marcas comerciais contra o interesse na aplicação do contrato '); ver tambémOs problemas de propriedade conjunta da marca registrada devem ser resolvidos por um equilíbrio dessas duas políticas).

Além disso, os autores de um trabalho conjunto são co-proprietários de direitos autorais no trabalho (17 USC 201 (a)-A propriedade dos direitos autorais fornece: 'Os autores de um trabalho conjunto são co-proprietários de direitos autorais no trabalho' e, comoDescrito no relatório da Câmara que acompanha a aprovação da Lei de Direitos Autorais, deve ser tratada geralmente como inquilinos em comum, com cada co-proprietário tendo um direito independente de usar ou licenciar o uso de um trabalho, sujeito a um dever de contabilidade aoOutros co-proprietários para qualquer lucro.199 (2d CIR 1998) ('Autoria conjunta autoriza os co -autores a igualar interesses não divididos em todo o trabalho - em outras palavras, cada autor conjunto tem o direito de usar ou de licenciar o trabalho como ele deseja, sujeito apenas aa obrigação de dar conta do outro proprietário conjunto para obter lucros que forem obtidos).

Os autores ou colaboradores co-proprietários podem alocar os direitos e deveres do trabalho da autoria entre si e podem regular contratualmente, modificar ou limitar a exploração do trabalho.

Em relação às patentes, 35 USC 262 - Proprietários conjuntos fornece: 'Na ausência de qualquer acordo em contrário, cada um dos proprietários conjuntos de uma patente pode fazer, usar, oferecer para vender ou vender a invenção patenteada nos Estados Unidos, ouimportar a invenção patenteada para os Estados Unidos, sem o consentimento e sem contabilidade para os outros proprietários. 'Embora os co-proprietários de uma patente possam limitar ou alocar contratos a tais direitos, os tribunais interpretaram essa parte do estatuto para significar que,Na ausência de um acordo em contrário: 'Os direitos de propriedade de cada co-proprietário carregam consigo o direito de licenciar outras pessoas, um direito que também não exige o consentimento de nenhum outro co-proprietário' (Schering Corp v Roussel-Uclaf Sa, 104 F3d 341 (Fed Cir 1997).

Primeiro a arquivar

Sua jurisdição é um "primeiro a arquivar" ou "primeiro a inventar" a jurisdição?Um licenciante estrangeiro pode ser o uso de uma invenção sujeita a um pedido de patente, mas em relação à qual a patente não foi emitida em sua jurisdição?

A Lei da América Inventa de 2011 alterou o sistema de patentes dos Estados Unidos de um primeiro para inventar para um primeiro sistema 'plus', que se aplica a todos os pedidos de patentes arquivados nos Estados Unidos que possuem uma data de arquivamento efetiva mais antiga em ou após 16Março de 2013. A Lei criou procedimentos pós-conclusão adicionais (revisão inter parte e revisão de subvenção pós) para desafiar patentes emitidas antes do USPTO e deixaram o reexame ex parte como uma opção.Também foram criados processos de derivação, nos quais o USPTO pode decidir se um inventor derivou a invenção em sua aplicação de outro inventor.A revisão de subvenção pós se aplica a patentes com uma data de arquivamento efetiva mais antiga de 16 de março de 2013 ou posterior;e a revisão entre partes (que substituiu o reexame inter parte) entrou em vigor em 16 de setembro de 2012 e se aplica a todas as patentes, independentemente da data de arquivamento.Mais de 10.700 procedimentos foram arquivados no final de outubro de 2019, com um grande número de patentes sendo invalidadas como resultado de tais procedimentos;Atualmente, as estatísticas do USPTO mostram que pouco mais de 60 % dos pedidos de procedimentos pós-concessão são concedidos e, naqueles procedimentos em que foi concluído o julgamento e uma decisão final por escrito chegou, 63 % todas as reivindicações instituídas foram encontradas não patentáveis e emOutros 18 % dos procedimentos instituídos que algumas das reivindicações instituídas foram consideradas inocentes.

Os pedidos de patente podem ser licenciados nos Estados Unidos.Nesse sentido, como um pedido de patente não removeu nenhum direito de propriedade do domínio público, os tribunais descobriram que um pedido de patente não fornece tanta alavancagem quanto uma patente.Consequentemente, os tribunais sustentaram que a lei federal de patentes não antecede a lei do contrato estatal e, portanto, que o prazo de um contrato de licença de patente pode continuar se o pedido de patente falhar (ver Aronson v Quick Point Pencil Co, 440 US 257 (1979)).Freqüentemente, essas licenças também incluem uma transferência de informações técnicas.

Escopo da proteção de patentes

O seguinte pode ser protegido por patentes em sua jurisdição: software;processos ou métodos de negócios;organismos vivos?

A Suprema Corte dos Estados Unidos sustenta há muito tempo que a execução de um processo físico, mesmo quando controlado por um programa de computador, é um assunto elegível para patente, mas fórmulas matemáticas e idéias abstratas, por si só, não são patenteáveis.No entanto, a mera presença de software não renderiza um processo patenteável não patenteável (Diamond v Diehr, 450 US 175 (1981)).Em 2010, a Suprema Corte dos Estados Unidos reafirmou que processos, como métodos de negócios e software, são patenteáveis (Bilski v Kappos, 561 US 593 (2010)).O Tribunal considerou que um processo é um assunto elegível para patente se satisfazer o "teste de máquina ou transformação", a saber, se estiver ligado a uma máquina ou aparelho em particular, ou transformar um artigo específico em um estado ou coisa diferente.O Tribunal, no entanto, rejeitou o teste de máquina ou transformação como o único teste para determinar processos elegíveis para patentes.No CLS Bank International V Alice Corp Pty Ltd, 573 US 2347 (2014), a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou o método e as reivindicações de método computadorizado inválido direcionadas a um método de redução do risco de liquidação via negociação com terceiros.A Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que, como as reivindicações em questão foram atraídas para a idéia abstrata de liquidação intermediária, a inclusão de implementação genérica de computador (ou seja, uma unidade de armazenamento de dados, controlador e sistema de processamento) não tornou essa idéia patenteável.

O Tribunal do Circuito Federal tomou várias decisões para reiterar que '[s] pode fazer melhorias não abstratas na tecnologia de computadores, assim como as melhorias de hardware podem' (Enfish, LLC V Microsoft Corp, 822 F3d 1327 (Fed CIR 2016)).O Circuito Federal sustentou que, se as reivindicações em questão recitarem regras não convencionais ou processos específicos que resultam em uma melhoria tecnológica específica, as reivindicações não são a absração e elegíveis.Veja, por exemplo, MCRO, Inc v Bandai Namco Games AM Inc, 837 F3D 1299 (Fed CIR 2016) e Enfish V Microsoft.Por outro lado, as reivindicações são inelegíveis para patente se recitarem um processo "para o qual os computadores são invocados apenas como uma ferramenta".Veja, por exemplo, Enfish V Microsoft e Recontring, LLC v Nintendo Co, Ltd, 855 F3d 1322 (Fed CIR 2017).O Circuito Federal também considerou que, mesmo que as reivindicações não sejam direcionadas para uma melhoria específica da operação ou funcionalidade tecnológica, as reivindicações recitando um arranjo não convencional dos elementos de reivindicação para resolver um problema baseado em tecnologia são elegíveis para patente.Veja, por exemplo, BASCOM GLOBAL INTERNET SERVICES, INC V AT&T Mobility LLC, 827 F3D 1341 (Fed CIR 2016);Amdocs (Israel) Ltd v Openet Telecom, Inc, 841 F3d 1288 (Fed CIR 2016);e Thales Visionix, Inc v United States, 850 F3d 1343 (Fed CIR 2017).Nessas decisões, o Circuito Federal baseou-se na descrição por escrito da patente para identificar a melhoria ou solução tecnológica resultante na constatação da elegibilidade de patente.Veja, por exemplo, Amdocs v Openet;e Enfish V Microsoft.O circuito federal também se baseou na maneira e na extensão em que a melhoria ou solução tecnológica resultante é reivindicada para determinar uma extensão em que melhorias ou soluções alternativas seriam anteriores.Veja, por exemplo, Mcro Inc v Bandai Namco Games America Inc, 837 F3d 1299 (Fed CIR 2016).Em Ancora Techs v Htc AM, Inc, 908 F3d 1343 (Fed Cir 2018), O Circuito Federal reverteu a demissão do Tribunal Distrital do Caso, um não patenteado sob a seção 101, constatando que as reivindicações em questão não foram direcionadas ao assunto inelegível, mas, em vez disso, o adiantamento reivindicado foi uma atribuição concreta de funções especificadas entre os componentes de um computador para melhorar a segurança do computador, e a melhoria reivindicada na funcionalidade do computador elegível para patenteamento, portanto, não inválido sob a seção 101. Da mesma forma, em Koninklijke KPN NV v 2 Gemalto M2M GmbH, Recurso nos. 2018-1863, 2018-1864, 2018-1865 (Fed Cir15 de novembro de 2019), o Circuito Federal reverteu a concessão de um tribunal distrital de uma regra 12 (c) Finding Motion Buscation Reclama 2-4 inelegível para patentear de acordo com a seção 101 porque as reivindicações recitaram como foram usadas informações de reordenação por permutação (isto é, modificando a permutação aplicadapara diferentes blocos de dados), e essa implementação específica foi uma visão importante para permitir que os sistemas de detecção de erros de arte anteriores capturem erros sistemáticos anteriormente indetectáveis.Assim, o Circuito Federal concluiu que as reivindicações apeladas não foram direcionadas a uma idéia abstrata porque capturam suficientemente a melhoria específica afirmada na detecção de erros sistemáticos contribuídos pelos inventores.

A Suprema Corte dos Estados Unidos sustentou ainda que "qualquer coisa sob o sol que é feita pelo homem", incluindo um organismo vivo e criado pelo homem, é um assunto elegível para patente (Diamond v Chakrabarty, 447 US 303 (1980)).No entanto, organismos naturais, outros produtos da natureza e leis da natureza não são elegíveis para patentes.Em Association for Molecular Pathology v Myriad Genetics, Inc, 569 US 576 (2013), a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou que as moléculas de DNA 'isoladas' são produtos da natureza e, portanto, não são elegíveis para proteção de patentes, enquanto algumas moléculas de cDNA são eligíveis.Em Prometheus Laboratories, Inc v Mayo Collaborative Services, 566 US 66 (2012), a Suprema Corte dos Estados Unidos realizou reivindicações inválidas direcionadas a administrar um medicamento e determinar o nível de um metabolito.Ambos foram considerados direcionados às leis da natureza e, portanto, não patenteáveis no assunto sob 35 USC 101. Em 2014, o Circuito Federal sustentou que uma cópia genética de uma ovelha que ocorre naturalmente não é elegível para patente porque as ovelhas clonadas não possuíamCaracterísticas marcadamente diferentes das ovelhas encontradas na natureza.In Re Roslin Institute (Edimburgo), 750 F3d 1333 (Fed CIR 2014).In Ino Therapeutics LLC / Praxair Distrib Inc, 2019 App US APP LEXIS 25756 (Fed CIR 27 de agosto de 2019), o Circuito Federal constatou que a reivindicação de patente não acrescentou uma instrução para reter tratamento INO de pacientes identificados e não recitarO tratamento afirmativo para o grupo não excluído e, portanto, cobriu um método no qual, para os pacientes não excluídos, os processos naturais do corpo podem ocorrer simplesmente.Assim, a reivindicação foi direcionada ao fenômeno natural;A alegação, além do próprio fenômeno natural, envolveu apenas etapas bem compreendidas, rotineiras e convencionais.No entanto, em Athena Diagnostics, Inc v Mayo Collaborative Servs, 915 F3d 743 (Fed CIR 2019), Um painel dividido afirmou uma decisão do Tribunal Distrital que mantinha as reivindicações reivindicadas inválidas de acordo com a Seção 101. Novamente, o Circuito Federal negou posteriormente a petição de Athena por ensaiar en banc em uma ordem contendo 81 páginas de oito concorrências e dissidentes separados.Uma petição para certiorari para a Suprema Corte dos EUA foi apresentada em 1 de outubro de 2019 perguntando: 'Se um método novo e específico para diagnosticar uma condição médica é um assunto elegível para patente, quando o método detecta uma molécula nunca vinculada anteriormente à condição usando novaMoléculas artificiais e uma série de etapas químicas específicas nunca foram executadas anteriormente?

As decisões de Alice e Mayo da Suprema Corte fornecem a estrutura de dois estágios pela qual a elegibilidade de patente sob a seção 101 é avaliada.Uma reivindicação de patente cai fora da Seção 101, onde:

• É direcionado a um conceito inelegível patente (ou seja, uma lei da natureza, fenômeno natural ou idéia abstrata);e
• Nesse caso, os elementos específicos da reivindicação, considerados individualmente e como uma combinação ordenada, não adicionem o suficiente para transformar a natureza da reivindicação em uma aplicação elegível para patente.

A Seção 33 da Lei dos Invenção da América de 2011 (ver, por exemplo, 35 Notas consultivas da USC 101) estabelece que nenhuma patente pode ser emitida em uma reclamação direcionada ou abrangendo um organismo humano.Essa impedimento se aplica a qualquer pedido de uma patente pendente ou arquivada em ou após a data da promulgação da Lei, mas não afeta a validade de nenhuma patente emitida antes da data da promulgação da Lei.

Além disso, a Seção 14 da Lei dos Inventários da América de 2011 (ver, por exemplo, 35 Notas consultivas da USC 102) estabelece que as estratégias tributárias são consideradas na arte anterior, de modo que uma estratégia para reduzir, evitar ou adiar a responsabilidade tributária, conhecida ou desconhecidaNo momento da invenção ou pedido de patente, será considerado insuficiente para diferenciar uma invenção reivindicada da arte anterior.A seção possui duas exceções, de modo que a seção não se aplica a um método, aparelho, tecnologia, produto ou sistema de programa de computador, usado apenas para preparar um retorno de imposto ou informação ou outro registro de impostos, incluindo um que registra, transmite,Transferências ou organiza dados relacionados a esse arquivamento ou são usados exclusivamente para gerenciamento financeiro, na medida em que sejam separáveis de qualquer estratégia tributária ou não limitem o uso de qualquer estratégia tributária por qualquer contribuinte ou consultor tributário.

Além disso, embora os métodos de negócios permaneçam patenteáveis nos Estados Unidos, a Seção 18 da America Invents Act de 2011 prevê um 'processo de revisão pós-concessão de transição' para revisar a validade das patentes de métodos de negócios cobertos.Esse processo de revisão facilita o desafio das patentes de métodos de negócios como não satisfazendo 35 USC 101, e mais de 420 petições de método de negócios cobertas foram arquivadas até agora.

Em janeiro de 2019, o USPTO anunciou orientações revisadas para a elegibilidade do assunto nos termos da seção 101 e também anunciou orientações sobre a aplicação da 35 USC Seção 112 às invenções implementadas por computador.O 'Orientação de elegibilidade para o assunto da Patente Revisada de 2019' faz duas alterações principais na maneira como os examinadores de patentes aplicam a primeira etapa do teste Alice/Mayo da Suprema Corte dos EUA para o assunto elegível, que determina se uma reivindicação é 'direcionada a' uma exceção judicial:

• De acordo com o precedente judicial e em um esforço para melhorar a certeza e a confiabilidade, as orientações revisadas extraem e síntesem conceitos -chave identificados pelos tribunais como idéias abstratas para explicar que a exceção de idéia abstrata inclui certos agrupamentos do assunto: conceitos matemáticos, certos métodos deorganizar atividade humana e processos mentais;e
• A orientação revisada inclui uma investigação de duas vezes para se uma reivindicação é "direcionada a uma exceção judicial.Na primeira ponta, os examinadores avaliarão se a reivindicação recita uma exceção judicial e, em caso afirmativo, prosseguirá para o segundo ponto.Na segunda ponta, os examinadores avaliam se a reivindicação recita elementos adicionais que integram a exceção judicial identificada em uma aplicação prática.Se uma reivindicação recita uma exceção judicial e não integra essa exceção a uma aplicação prática, a reivindicação será "direcionada a uma exceção judicial.Nesse caso, são necessárias análises adicionais de acordo com a segunda etapa do teste de Alice/Mayo.

Segredos comerciais e know-how

Existe uma legislação específica em sua jurisdição que governa os segredos comerciais ou o know-how?Se sim, existe uma definição legal de segredos comerciais ou know-how?Em ambos os casos, como os segredos comerciais e o know-how são tratados pelos tribunais?

Sim.Nos Estados Unidos, existe uma Lei Uniforme de Segredos Comerciais (UTSA), que foi promulgada, de uma forma ou de outra, pela maioria, mas não por todos, dos Estados, assim como pelo Distrito de Columbia.A UTSA define um segredo comercial como informações, incluindo uma fórmula, padrão, compilação, programa, dispositivo, método, técnica ou processo, que deriva valor econômico independente, real ou potencial, de não ser geralmente conhecido e não ser facilmente determinado porMeios adequados por outras pessoas que podem obter valor econômico de sua divulgação ou uso e é objeto de esforços razoáveis nessas circunstâncias para manter seu sigilo.

Os estados que não seguem a UTSA geralmente seguem a primeira reafirmação de Torts, que considera os seguintes fatores para determinar se as informações são um segredo comercial:

• A extensão em que as informações são conhecidas fora dos negócios do titular;
• A extensão em que é conhecida por funcionários e outros dentro dos negócios;
• a extensão das medidas tomadas para proteger o sigilo da informação;
• o valor da informação para o titular e seus concorrentes;
• a quantidade de esforço ou dinheiro gasto no desenvolvimento das informações;e
• A facilidade ou dificuldade com a qual as informações podem ser adequadamente adquiridas ou duplicadas por outros.

Geralmente, os remédios para a apropriação indevida de um segredo comercial incluem danos e alívio cautelar.Sob certas circunstâncias, a UTSA permite danos aprimorados (até duas vezes danos reais) e honorários advocatícios.

Além disso, a Lei de Segredos Comerciais de Defens (DTSA) foi assinada em 11 de maio de 2016 e altera a Lei de Espionagem Econômica, 18 USC 1831 e segs.A DTSA cria uma causa civil federal de ação para a apropriação indevida de segredo comercial.Embora o DTSA não substitua as várias leis de segredo comercial estadual, fornece um sistema federal uniforme para litígios de apropriação indébita ou roubo de segredo comercial como uma causa adicional de ação.A DTSA permite que os demandantes busquem uma ordem de apreensão ex parte, permitindo que uma parte prejudicada busque alívio do Tribunal para apreender segredos comerciais desviados sem fornecer aviso prévio ao suposto transgressor.Uma ordem de crise só pode ser emitida em "circunstâncias extraordinárias" depois que um demandante estabelece que outros remédios, incluindo uma liminar, seriam inadequados.Para abordar as preocupações sobre o abuso de ordens de convulsão, o DTSA permite que os réus busquem danos por uma convulsão injusta.

Além da emissão de uma ordem de apreensão ex parte em circunstâncias extraordinárias, o DTSA estabelece que um tribunal pode conceder uma liminar para impedir qualquer apropriação indébita real ou ameaçada ou danos monetários ou ambos.Além disso, o tribunal pode conceder:

• "Danos por perda real causada pela apropriação indevida do segredo comercial" e qualquer "enriquecimento injusto adicional causado pela apropriação indébita do segredo comercial que não é abordado na computação de danos por perda real";ou
• "Uma realeza razoável para a divulgação não autorizada da apropriação indébita ou o uso do segredo comercial" (18 USC 1836 (3) (b)).

O Tribunal também pode conceder danos exemplares (até danos duplos) e honorários advocatícios razoáveis.

A lei permite que um licenciante restrinja a divulgação ou uso de segredos comerciais e know-how pelo licenciado ou terceiros em sua jurisdição, tanto durante quanto no prazo do contrato de licença?Existe alguma distinção a ser feita com relação às melhorias nas quais o licenciado pode ter contribuído?

Nos Estados Unidos, geralmente, um licenciante pode restringir a divulgação ou o uso de segredos comerciais e know-how pelo licenciado ou terceiros, tanto durante e após o prazo do contrato de licença.Tais termos são típicos em um contrato de licença relacionado a segredos comerciais e know-how.Com relação às melhorias, geralmente há uma distinção contratual entre melhorias e o segredo comercial subjacente ou o know-how.Como tal, as melhorias e o segredo comercial subjacente ou o know-how devem ser abordados separadamente nos acordos de licenciamento;No entanto, não é incomum que as partes concordem com os mesmos direitos ou obrigações com relação a esses itens.

direito autoral

O que constitui direitos autorais em sua jurisdição e como isso pode ser protegido?

A proteção de direitos autorais se aplica automaticamente a "Obras originais de autoria fixadas em qualquer meio tangível de expressão", 17 USC 102. Os trabalhos de autoria incluem:

• obras literárias;
• obras musicais, incluindo quaisquer palavras que o acompanhem;
• trabalhos dramáticos, incluindo qualquer música que o acompanha;
• pantomimas e trabalhos coreográficos;
• Obras pictóricas, gráficas e esculturais;
• filmes e outros trabalhos audiovisuais;
• gravações de som;e
• obras arquitetônicas.

A proteção de direitos autorais não se estende a nenhuma idéia, procedimento, processo, sistema, método de operação, conceito, princípio ou descoberta, independentemente da forma em que é descrita, explicada, ilustrada ou incorporada nesse trabalho.O código do software de computador está sujeito à proteção de direitos autorais como um trabalho literário, enquanto as manifestações do software, como a exibição visual do software, podem estar sujeitas a proteção de direitos autorais e registro como um trabalho audiovisual.

A proteção de direitos autorais também se aplica a compilações e obras derivadas e obras restauradas, mas não se aplica a nenhum trabalho do governo dos EUA.Os direitos exclusivos em obras protegidas por direitos autorais e as limitações dos direitos e escopo exclusivos dos direitos autorais são estabelecidos em 17 USC 106-122.

De acordo com a lei dos EUA, um trabalho original fixado em um meio tangível de expressão é automaticamente protegido na criação.No entanto, o registro do trabalho fornece vários benefícios legais.Primeiro, o registro é um pré -requisito para arquivar um processo de infração no Tribunal Federal dos EUA por obras de origem dos EUA.O registro também oferece a oportunidade de recuperar danos estatutários e honorários advocatícios no tribunal.Além disso, um trabalho registrado dentro de cinco anos a partir da data da primeira publicação constituirá evidências prima facie no tribunal de que os direitos autorais são válidos.

Em 4 de março de 2019, a Suprema Corte dos EUA considerou que um certificado de registro deve ser emitido pelo Escritório de Direitos Autorais dos EUA antes que um processo por violação de direitos autorais possa ser apresentado.Veja Quarto Propriedade Pública BENEFÍCIO CORP V WALL-STREET.COM, 139 S CT 881, 203 L ED 2d 147 (2019).

Licenciamento de software

Licenças de software perpétuas

A lei em sua jurisdição reconhece a validade das licenças de software "perpétuas"?Se não, ou se não for aconselhável por outros motivos, existem outros meios de abordar preocupações relacionadas às licenças "perpétuas"?

Nos Estados Unidos, uma licença de software perpétua seria válida.O uso do licenciamento perpétuo de software, no entanto, parece estar em declínio e o licenciamento baseado em assinatura está se tornando mais prevalente.O licenciamento baseado em assinatura normalmente possui custos iniciais mais baixos e pode ser mais flexível.As diferenças entre uma licença perpétua ou baseada em assinatura incluem a propriedade do software, a escalabilidade no número de usuários, os custos (pagamento inicial ou periódico) e acesso a lançamentos mais recentes, tecnologia mais recente e segurança atualizada.

Requerimentos legais

Existem requisitos legais a serem cumpridos antes da concessão de licenças de software, incluindo restrições de importação ou exportação?

Sim.As leis de controle de exportação dos EUA controlam as condições sob as quais certas informações e tecnologias podem ser transmitidas para o exterior para qualquer pessoa, incluindo cidadãos americanos ou para um estrangeiro em solo americano.As leis são implementadas através dos regulamentos da Administração de Exportação (EAR) e do tráfego internacional em regulamentos de armas.

Os controles de exportação geralmente surgem:

• onde a natureza da exportação possui aplicações militares reais ou potenciais ou questões de proteção econômica;
• onde o governo tem preocupações sobre o país de destino, organização ou indivíduo;ou
• onde o governo tem preocupações sobre o uso final declarado ou suspeito ou o usuário final da exportação.

As leis de controle de exportação se aplicam às exportações de software e tecnologia de criptografia.Os controles de exportação dos EUA também governam itens de origem estrangeira que entram nos Estados Unidos antes de serem exportados novamente e itens de origem estrangeira que contêm mais do que uma quantidade de minimis de conteúdo controlado nos EUA.A menos que uma "exceção da licença" seja aplicável, a exportação de software de computador pode exigir uma licença.A violação dos regulamentos de exportação dos EUA é punível com uma multa ou prisão ou ambos.Uma visão geral do sistema de controle de exportação dos Estados Unidos está disponível em www.state.gov/strategictrade/overview/.

Restrições aos usuários

Existem restrições legais em sua jurisdição com relação às restrições que um licenciante pode colocar nos usuários de seu software em um contrato de licença?

Tais restrições são regidas pelo contrato entre o licenciante de software e o usuário (licenciado).Geralmente, recursos como a implementação de atualizações e atualizações são abordados em uma licença de embrulho de encolhimento ou licenciado clique.As licenças de software normalmente exigem consentimento prévio do usuário para implementação de atualizações e atualizações;No entanto, certos contratos de licença prevêem ao licenciante implementar essas alterações sem o consentimento prévio dos usuários.Além disso, certos acordos permitem que o usuário controla as configurações de atualização automática do licenciante, ou seja, o usuário pode 'optar' e permitir atualizações automáticas ou 'optar por fora' e exigir a instalação manual de atualizações e atualizações.

Nos Estados Unidos, as partes geralmente são livres para concordar com os termos de licença de software, desde que não sejam ilegais ou contrários às políticas públicas, e as licenças unilaterais de embreagem de encolhimento foram mantidas válidas e aplicáveis.Um contrato de licença de software pode incluir restrições como restrições de campo de uso, restrições de uso geográfico, restrições ao número de usuários simultâneos, restrições ao hardware usado para executar o software e restrições à transferibilidade da licença de software.

As empresas de software geralmente incluem disposições de que o licenciado não reversa o engenheiro, decompilar, decodificar, descriptografar, desmontar ou, de qualquer forma, derivar o código -fonte do software licenciado, embora as decisões judiciais não sejam unânime.Especificamente, existe jurisprudência nos Estados Unidos que sustenta que a lei de direitos autorais permite a engenharia reversa de software em determinadas situações como "uso justo" e, como tal, uma proibição contratual geral pode não ser aplicável.Ver:

• Vault Corporation v Quaid Software Ltd 847 F2D 255 (5ª CIR 1988);
• Atari Games Corp contra Nintendo of America Inc, 975 F2D 832 (Fed Cir 1992);e
• A Sega Enterprises Ltd V Achous, Inc, 977 F2D 1510 (9ª CIR 1992).

Por outro lado, o Tribunal considerou, em Bowers v Baystate Technologies, 320 F3d 1317 (Fed Cir 2002), que a Lei de Direitos Autorais não antecede restrições contratuais em artigos protegidos por direitos autorais, mantendo a aplicação de uma licença de embrulho que proibia expressamenteEngenharia.De qualquer forma, a Lei de Direitos Autorais, 17 USC 117, permite que um usuário faça uma cópia do software para fins de backup ou arquivo.

Royalties e outros pagamentos, conversão de moeda e impostos

Legislação pertinente

Existe qualquer legislação que governe a natureza, quantidade ou maneira ou frequência de pagamentos de royalties ou outras taxas ou custos (incluindo juros sobre pagamentos tardios) em um relacionamento internacional de licenciamento ou exige aprovação regulatória da taxa de royalties ou outras taxas ou custos (incluindo juros sobre pagamentos tardios) a pagar por um licenciado em sua jurisdição?

Geralmente, os Estados Unidos não têm legislação que rege as taxas de royalties, embora existam regras e regulamentos relacionados à distribuição de direitos autorais musicais.O Circuito Federal nos Estados Unidos sustentou que, por uma questão de lei, a regra de 25 % é uma ferramenta fundamentalmente falha para determinar uma taxa de royalties de linha de base em uma negociação hipotética.Além disso, qualquer evidência que depende da regra de 25 % é inadmissível (Uniloc V Microsoft, 632 F3D 1292 (Fed CIR 2011)).No entanto, afirmar patentes nos padrões do setor que estão sujeitos ao licenciamento da Frand/Rand cria uma obrigação contratual de oferecer termos de licenciamento de Frand/Rand a terceiros.Ver:

• Microsoft Corp V Motorola, Inc, 795 F3D 1024 (9ª CIR 2015);
• Ericsson Inc V D-Link Systems, Inc, 773 F3D 1201 (Fed CIR 2014);e
• Apple Inc V Motorola Inc, 757 F3d 1286 (Fed CIR 2014).)

Os royalties devem basear-se na contribuição dos patentes de capital para o componente de prática padrão e a contribuição desse componente para o produto acusado como um todo.Exemplos de casos que abordam questões de Frand incluem:

• TCL Commun Tech Holdings, Ltd contra Telefonaktiebolaget LM Ericsson, No. SACV 14-341 JVS (DFMX), 2017 US DIS Dist Lexis 214003 (CD Cal 8 de novembro de 2017);2018 WL 4488286 (CD Cal, 2017);e
• HTC Corp v Telefonaktiebolaget LM, 2019 Us Dist Lexis 170085 (Ed TX, 23 de maio de 2019) - ambos em recurso, conforme discutido na pergunta 39.

Além disso, os casos sustentaram que uma patente pode avaliar os danos com base em todo o valor de mercado do produto acusado somente quando o recurso patenteado cria a base para a demanda do cliente ou cria substancialmente o valor das peças componentes.Versata Software, Inc V SAP AM, Inc, 717 F3d 1255, 1268 (Fed CIR 2013).Na ausência de tal exibição, os princípios de repartição se aplicam.A menor abordagem da unidade vendável visa produzir uma base de royalties muito mais intimamente ligada à invenção reivindicada do que todo o valor de mercado dos produtos acusados (Mentor Graphics Corp v Eve-USA, Inc, 851 F3d 1275 (Fed Cir 2017) e Virnetx, Inc v Cisco Systems, Inc, 767 F3D 1308 (Fed CIR 2014)).Onde a menor unidade vendável é, de fato, um produto com vários componentes que contém vários recursos não infratores, sem relação com o recurso patenteado, o patente deve fazer mais para estimar qual parte do valor desse produto é atribuível à tecnologia patenteada.

Também existem limites (geralmente estabelecidos por cada estado) contra a cobrança das taxas de juros acima de um limite estatutário chamado "limites de usura".

Restrições

Existem restrições à transferência e remessa de moeda em sua jurisdição?Existem requisitos de relatórios regulatórios associados?

Sujeito à questão de retenção de impostos discutida na pergunta 25, em geral, os Estados Unidos não têm restrições às transferências de moeda, exceto que as transferências de dinheiro excedentes de US $ 10.000 devem ser relatadas ao Serviço de Receita Interna dos EUA sob estatutos de lavagem de dinheiro.Veja 26 USC 6050i e 31 USC 5331.

Tributação de licenciante estrangeiro

Em que circunstâncias um licenciante estrangeiro pode ser tributado sobre sua renda em sua jurisdição?

De um modo geral, as empresas estrangeiras (fora dos EUA) estão sujeitas apenas a tributação sobre a receita das operações comerciais dos EUA.A receita sujeita à tributação geralmente inclui qualquer receita da venda de bens imóveis dos EUA, renda relacionada à participação em uma entidade (por exemplo, parceria) que se envolve nos negócios ou renda dos EUA recebidos como beneficiário de uma propriedade ou confiança tão envolvida.Sob vários tratados tributários, uma empresa estrangeira é tributável apenas na renda atribuível a um 'estabelecimento permanente' nos Estados Unidos.Todas as empresas estrangeiras também são tributadas em uma base de retenção bruta sobre a receita da carteira de fontes americanas, por exemplo, dividendos, juros, aluguéis e royalties.Essa receita do portfólio de fontes inclui royalties derivados de patentes dos EUA e de outras propriedades intelectuais.Os tratados tributários internacionais geralmente reduzem a taxa de imposto retido na fonte e estão em vigor para evitar dupla tributação sobre a mesma renda.

Questões de direito da concorrência

Restrições ao comércio

As práticas que potencialmente restringem o comércio são proibidas ou regulamentadas em sua jurisdição?

As práticas que restringem o comércio são proibidas pelas leis antitruste e de patentes dos EUA.De um modo geral, as leis antitruste proíbem um negócio com um monopólio sobre certos produtos ou serviços de abusar de sua posição dominante ou poder de mercado.Exemplos dos tipos de práticas proibidas incluem manipulação de lances, preços predatórios, fixação de preços, empate de produtos e bloqueios de fornecedores.

Com relação aos acordos de licença de patente, especificamente, existe o conceito de 'uso indevido de patentes', que pode tornar uma patente inexequível (com exceção de certas atividades, consulte a pergunta 27).Embora o uso indevido de patentes seja semelhante ao antitruste, ele aborda atividades mais amplas.Ou seja, o principal investigação será se o patenteou ampliou inadmissivelmente o escopo da concessão de patentes com "efeito anticompetitivo", impondo condições que derivam sua força da patente.

Restrições legais

Existem restrições legais em relação às seguintes disposições nos contratos de licença: duração, exclusividade, proibições de vendas na Internet, restrições de não concorrência e disposições de devolução?

Nem todas as restrições à concorrência de contratos de licença são proibidos.Ou seja, se as restrições no contrato de licença não violarem as leis antitruste dos EUA ou constituirem uso indevido de patentes, como discutido acima em conexão com a pergunta 26, elas seriam legais.Ao contrário dos tribunais europeus, os tribunais dos EUA não parecem ter abordado a questão das "proibições de vendas na Internet".

As leis de patentes dos EUA, no entanto, excluem especificamente certas atividades do âmbito do uso indevido de patentes.Especificamente, 35 USC 271 (d) afirma que:

O proprietário da patente, de outra forma, com direito a alívio por violação ou violação contributiva de uma patente, será negado um alívio ou considerado culpado de uso indevido ou extensão ilegal da patente correta por causa de ele ter feito um ou mais dos seguintes: (1)derivou a receita de atos que, se realizados por outro, sem seu consentimento, constituiriam violação contribuinte da patente;(2) licenciado ou autorizado outro a realizar atos que, se realizados sem seu consentimento, constituiriam violação contributiva da patente;(3) procuraram fazer cumprir seus direitos de patente contra violação ou violação contributiva;(4) se recusou a licenciar ou usar quaisquer direitos à patente;ou (5) condicionou a licença de qualquer direito à patente ou à venda do produto patenteado na aquisição de uma licença aos direitos em outra patente ou compra de um produto separado, a menos que, em vista das circunstâncias, o proprietário da patente tenhaPoder de mercado no mercado relevante para o produto patente ou patenteado no qual a licença ou venda está condicionada.

Decisões judiciais relacionadas a IP

Os tribunais em sua jurisdição sustentaram que certos usos (ou abusos) de direitos de propriedade intelectual foram anticoncorrenciais?

Nos Estados Unidos, pagamentos reversos ou acordos de 'pagamento por atraso' pelos quais o patente paga (ou fornece outro valor para) o infrator acusado para atrasar a entrada do mercado, que, na maioria das vezes, surge apenas no campo farmacêutico, pode serconsiderado anticompetitivo e proibido.Como um produto comercial supostamente infrator sendo comercializado, vendido ou oferecido para venda é normalmente um requisito para levar uma ação de violação de patente, os acordos de pagamento por atraso normalmente não são um problema.No entanto, acordos de pagamento por atraso podem surgir no campo farmacêutico devido à estrutura estatutária da Lei Hatch-Waxman (a Lei) que fornece, entre outrosMercar um medicamento genérico é um ato artificial de violação.Sob as emendas do Bolar à Lei, não é um ato de infração (mesmo que atos infratores de outra forma) para um fabricante genérico desenvolver uma formulação e buscar a aprovação do FDA;O fabricante genérico, no entanto, não pode entrar no mercado até receber a aprovação da FDA, e o FDA não fornecerá aprovação final até a resolução da ação de violação de patente subjacente ou a expiração da estadia de 30 meses, mesmo que o litígio subjacente ainda sejapendente.Veja geralmente King Drug Co de Florence, Inc v Smithkline Beecham Corp, 791 F3d 388 (3d CIR 2015).

Em 2013, a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou o argumento da FTC no FTC / Actavis, Inc, 570 EUA 136 (2013), que 'acordos de liquidação de pagamento reverso são presumivelmente ilegais'.Em vez disso, a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou que os tribunais "revisando tais acordos deveriam prosseguir aplicando a" regra da razão ", em vez de sob uma abordagem de" aparência rápida "".Como tal, os tribunais terão que encontrar atividades anticompetitivas reais, em vez de um mero pagamento (monetário ou não) para manter um acordo de pagamento por atraso, violando as leis de concorrência.Embora os vários tribunais de apelação dos EUA tenham abordado a questão em graus variados, a Suprema Corte dos Estados Unidos se recusou a ouvir a GlaxoSmithkline v King Drug, 791 F3d 388 (Fed Cir 2015), certificou o Cert negou 137 Sct 446 (2016).Nesse caso, a Teva procurou fazer uma versão genérica do Lamictal e da Glaxo apresentou uma ação de infração.As partes se estabeleceram sem Glaxo efetuando um pagamento em dinheiro à Teva.Em vez disso, a GLAXO concordou em permitir que a Teva vendesse formas genéricas de mastigáveis e tablets de lamictal antes da expiração da patente.A Glaxo também concordou em não vender sua própria versão concorrente "autorizada" do medicamento.O Tribunal de Apelações do Terceiro Circuito não achou que esse acordo fosse anticompetitivo, e a Suprema Corte dos Estados Unidos se recusou a ouvir o apelo.Como tal, se um acordo de pagamento por atraso é anticompetitivo ainda está aberto e deve ser julgado durante toda a situação e não apenas porque houve um pagamento reverso.

Mais recentemente, o Congresso procurou introduzir legislação que faça acordos de pagamento por atraso por si só anticoncorrenciais, mas não houve progresso substancial nessas propostas.Além disso, a FTC processou endo e várias outras empresas genéricas, alegando que vários componentes do acordo de liquidação entre endo e impax na ação de violação de patente da Opana ER constituíam acordos de pagamento inadmissível (ver FTC V Endo, 2016 Us DistLexis 145329 (Ed PA 2016)), que foi liquidado em janeiro de 2017. Ver geralmente FTC v Endo, 2017 dos EUA Dist Lexis 149749 (Ed PA 2017).A responsabilidade civil pode também se anexar a tais acordos de pagamento por atraso.Em uma série de acordos finalmente aprovados em julho de 2018, a Medicis Pharmaceutical Corp concordou em pagar um pouco mais de US $ 76 milhões a consumidores, vendedores e seguradoras para liquidar uma ação de ação coletiva com base nos acordos de Hatch-Waxman, de acordo com as ações de Hatch-Waxman, sob as quais impaxLaboratories, Inc, Sandoz Inc e Lupin Limited/Lupin Pharmaceuticals, Inc foram pagos e concordaram em não competir no mercado por comprimidos de cloridrato de minociclina de liberação prolongada, ou seja, Solodyn e seus equivalentes genéricos, em violação da Lei Sherman.Veja geralmente o litígio antitruste de renociclina (cloridrato de cloridrato), Tribunal Distrital dos EUA, Distrito de Massachusetts, nº 14-MD-02503 (2018).

Indenização, isenções de responsabilidade, danos e danos de danos de danos

Disposições de indenização

As disposições de indenização são comumente usadas em sua jurisdição e, se sim, elas geralmente são aplicáveis?A cobertura do seguro para a proteção de um licenciante estrangeiro está disponível em apoio a uma disposição de indenização?

As disposições de indenização são comumente usadas e são aplicáveis nos Estados Unidos.A cobertura do seguro também está disponível para a proteção de um licenciante estrangeiro contra a invocação de uma disposição de indenização.Os acordos podem incluir uma cláusula que exige que uma parte tenha seguro e concorde em indenizar uma parte ou outra no caso de uma ação judicial.

Renúncias e limitações

As partes podem concordar contratualmente em renunciar ou limitar certos tipos de danos?As isenções de responsabilidade e as limitações de responsabilidade geralmente são aplicáveis?Quais são as exceções, se houver?

As partes geralmente podem concordar contratualmente em renunciar ou limitar certos tipos de danos, e isenções de responsabilidade ou limitações de responsabilidade são geralmente aplicáveis.As vendas de mercadorias nos termos do artigo 2 do Código Comercial Uniforme estão sujeitas a uma garantia de não violação, a menos que explicitamente se isolasse pelo contrato.

Terminação

Direito de terminar

A lei impõe condições ou limita, ou de outra forma, o direito de encerrar ou não renovar um relacionamento internacional de licenciamento;ou exigir o pagamento de uma indenização ou outra forma de compensação após rescisão ou não renovação?Mais especificamente, os tribunais em sua jurisdição se estendem a relacionamentos de licenciamento da aplicação de leis de agências comerciais que contêm esses direitos ou remédios ou fornecem tais indenizações?

De um modo geral, a lei dos EUA e as várias leis de estados não impõem condições ou limitam, ou de outra formarenovação.As partes em um contrato de licença são livres para escolher uma lei específica para governar seu relacionamento.Os contratos de licença típicos incluem disposições de rescisão negociadas pelas partes.A menos que exista uma linguagem expressa em um contrato de licença que estabeleça um relacionamento de agência entre as partes (geralmente, a agência é expressamente isenta de isenção), os tribunais nos Estados Unidos geralmente não se estendem aos relacionamentos de licenciamento da aplicação das leis de agências comerciais.

Impacto da rescisão

Qual é o impacto do término ou expiração de um contrato de licença sobre qualquer sublicência concedida pelo licenciado, na ausência de qualquer disposição contratual que resolva esse problema?Uma provisão contratual abordada desse problema seria aplicável em ambos os casos?

Na ausência de uma disposição contratual abordando a rescisão ou expiração da sublicência, a sublicência não estará mais em vigor quando o contrato de licença expirar ou for encerrado.

Se um contrato de licença para propriedade intelectual for encerrado ou expirar, os direitos do licenciado na propriedade licenciada deixarem de existir.Como resultado, o licenciado não pode mais transmitir esses direitos em nenhum acordo de sublicência que possa ter sido concedido anteriormente.Assim, ausentes de quaisquer disposições em contrário, o licenciado pode ser responsabilizado por violação dos acordos de sublicência.

Tais disposições são executáveis e muitos acordos de sublicência, por exemplo, prevêem a rescisão do contrato de sublicência no caso de o sub-licensor não possuir mais a propriedade que é o produto do contrato de sublicência.Além disso, pode-se ser redigido um contrato que permita ao sublicenseo que "entre nos sapatos" do licenciado no caso de o contrato original com o licenciado rescindir.

Falência

Impacto da falência do licenciado

Qual é o impacto da falência do licenciado no relacionamento legal com seu licenciante;E qualquer sublicência que o licenciado possa ter concedido?O licenciante pode estruturar seu contrato de licença internacional para encerrá -lo antes da falência e remover os direitos do licenciado?

Nos Estados Unidos, um licenciado falido pode procurar atribuir a licença e a lei não exige que o consentimento do licenciante (11 USC 365 (a))), mas é típico que uma licença termine automaticamente ou seja rescindida se o licenciado declararfalência.Nesse cenário, qualquer sub-licenciência seria rescindida na medida em que a licença para o licenciado seja encerrada.Por outro lado, uma falência de licenciadores em acordos de licença de patente é regida pela Lei de Proteção à Falência da Propriedade Intelectual de 1988 e 11 USC 101 (35A), 101 (39), 365 (n) e 1502. Sob o estatuto, umDe duas coisas podem acontecer se a licença for executória, ou seja, o desempenho ainda é exigido pelo contrato, após o licenciante declarar falência: o devedor pode assumir ou rejeitar a licença.No entanto, se houver um "processo de falência principal estrangeiro" (ou seja, um processo estrangeiro pendente no país onde o devedor tem o centro de seus principais interesses onde está o processo inicial), os tribunais dos EUA podem aplicar a lei estrangeira nos EUAO processo de falência de acordo com o compromisso dos Estados Unidos com a cooperação internacional com os procedimentos de insolvência estrangeira (11 USC 1502 (i)).

Se a licença for assumida, o devedor e o licenciado têm essencialmente o mesmo relacionamento que tinham antes da falência.Se, no entanto, o devedor rejeitar a licença, ele será rescindido e o licenciado poderá fazer um pedido de dano em dinheiro ou optar por manter seus direitos de licença sob a patente que existia na data do registro de falências.

Se o devedor rejeitar a licença, a seção 365 (n) protege os licenciados e os licenciados poderão tratar o contrato conforme rescindido e se tornar um credor não garantido por quaisquer danos monetários causados pela rescisão da licença sob as seções 365 (g) e 502 (g) doCódigo de falência.

Na alternativa, a seção 365 (n) também permite que o licenciado mantenha seus direitos sob a licença, de modo que a licença continue essencialmente como se nunca tivesse encerrado.Nesse caso, o licenciado deve continuar o desempenho, por exemplo, fazendo pagamentos de royalties.O licenciante, no entanto, não é obrigado a continuar o desempenho.

A Seção 365 (n) também fornece ao licenciado o direito adicional de fazer cumprir qualquer parte da exclusividade da licença, como, no caso de um licenciado exclusivo, impedindo que outra parte viola os direitos de patente licenciados.

Apesar do compromisso dos Estados Unidos com a cooperação internacional com o processo de insolvência estrangeira, o Tribunal de Apelações do Quarto Circuito rejeitou a aplicação da lei estrangeira (alemã), onde o processo de falência principal estrangeiro estava na Alemanha, quando a lei estrangeira conflitou com a seção 365 (N), Jaffe v Samsung Electronics Company Limited, 797 F3d 14 (4ª CIR 2013), Cert negou, 135 SCT 66 (2014).Nesse caso, o tribunal rejeitou a aplicação da lei alemã e aplicou a lei dos EUA para proteger os direitos dos licenciados cruzados das patentes americanas de um devedor alemão;As licencições cruzadas não são aplicáveis sob a lei alemã.O Tribunal observou ainda, no entanto, que a aplicação do Código de Falências dos EUA, em vez da Lei de Insolvência Estrangeira, para proteger um licenciado no processo do Capítulo 15 estava a critério exclusivo do Tribunal de Falências dos EUA, de modo que isso nem sempre seja oresultado.

Com relação às marcas comerciais, os respectivos tribunais de apelação que abordaram a questão de saber se a licença de marca registrada poderia ser rejeitada pelo administrador da falência, que uma licença perpétua, livre de royalties e exclusiva marca não era executória e, portanto, não poderiaser rejeitado.Ver:

• In Re Exide Tech, 607 F3d 957 (3D CIR 2010);e
• Lewis Bros Bakeries Inc V Interstate Brands Corp, 751 F3d 955 (8a CIR 2014).Ambas as licenças foram firmadas em conexão com a venda de uma empresa.

Da mesma forma, o Sétimo Circuito sustentou que um licenciado de marca registrada mantinha seus direitos de usar uma marca registrada licenciada, mesmo depois que o administrador da falência para o Licensor rejeitou o contrato de licença (Sunbeam Products, Inc v Chicago American Manufacturing LLC, 686 F3d 372 (7th CIR 2012)).

No entanto, em janeiro de 2018, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Primeiro Circuito emitiu uma decisão sustentando que a rejeição de uma licença encerra os direitos do Licenciado de Marca de Marca de usar as marcas comerciais (s) licenciadas anteriormente.Veja Mission Prod Holdings, Inc V Tempnology, LLC (In Re Tempnology, LLC), 879 F3d 389 (1ª CIR 2018).A decisão do Primeiro Circuito foi anulada em 20 de maio de 2019 pela Suprema Corte dos EUA, que sustentou que a rejeição de um devedor de um contrato de licença de marca registrada não poderia revogar a licença e não privar o licenciado de seus direitos de usar a marca registrada porque, na seção de 11 USC,365, a rejeição do devedor de um contrato de execução em falência teve o mesmo efeito que uma violação fora da falência.O primeiro circuito concluiu de acordo que esse ato não poderia rescindir os direitos que o contrato concedeu anteriormente.

Impacto da falência do Licensor

Qual é o impacto da falência do licenciante no relacionamento legal com seu licenciado;E qualquer sublicência que o licenciado concedeu?Existem alguma etapa que um licenciado pode tomar para proteger seus juros se o licenciante se tornar falido?

O impacto e o impacto no relacionamento licenciado ou licenciador, bem como proteções para licenciados no caso de o mesmo, é discutido acima com relação à pergunta 33.

Resolução de direito e disputa

Restrições à lei de governo

Existem restrições a um acordo internacional de licenciamento sendo governado pelas leis de outra jurisdição escolhida pelas partes?

Não há proibições nos tribunais dos EUA que apliquem uma lei estrangeira especificada como uma escolha de lei em si.Um tribunal dos EUA, no entanto, pode optar por não aplicar uma lei estrangeira se for contra políticas públicas ou se não houver conexão com as partes.Veja Riley v Kingsley Underwriting Agências Ltd, 969 F2D 953 (10º CIR 1992).

Contrato contratual para arbitragem

As partes podem concordar contratualmente com a arbitragem de suas disputas, em vez de recorrer aos tribunais de sua jurisdição?Nesse caso, os procedimentos de arbitragem devem ser conduzidos em sua jurisdição ou eles podem ser mantidos em outro?

As partes podem concordar contratualmente com a arbitragem, bem como impedir a arbitragem coletiva (ou ação coletiva), em vez de recorrer a litígios nos tribunais.De um modo geral, os tribunais dos EUA não perturbarão o acordo das partes, e a arbitragem geralmente pode ser mantida em qualquer jurisdição especificada pelas partes do contrato.Com relação às patentes, 35 USC 294 estabelece expressamente que as partes podem concordar contratalmente com a arbitragem em vez de litígios;e que "qualquer disposição ou acordo desse tipo será válido, irrevogável e executável, exceto por quaisquer motivos que existam por lei ou em patrimônio líquido para revogação de um contrato".

Exorcabilidade

Uma sentença judicial ou prêmio arbitral de outra jurisdição seria executória em sua jurisdição?O seu partido de jurisdição da Convenção das Nações Unidas sobre o reconhecimento e aplicação de prêmios arbitrais estrangeiros?

Um tribunal dos EUA aplicará o julgamento de um tribunal estrangeiro, desde que o Tribunal esteja localizado em uma jurisdição (Estado) que adotou a Lei de Reconhecimento de Julgamentos de Mecanos Estrangeiros Uniformes.

Os Estados Unidos são parte da Convenção das Nações Unidas sobre o reconhecimento e aplicação de prêmios arbitrais estrangeiros em 1958, e os prêmios de arbitragem estrangeira são aplicáveis nos Estados Unidos.

Alívio cautelar

O alívio cautelar está disponível em sua jurisdição?Pode ser dispensado contratualmente?Em caso afirmativo, que condições devem ser atendidas para que uma renúncia contratual seja aplicável?As partes podem renunciar ao seu direito de reivindicar categorias específicas de danos em uma cláusula de arbitragem?

As injunções estão disponíveis nos Estados Unidos, mas as partes podem renunciar contratualmente ao direito de buscar uma liminar.Não há condições específicas além do acordo das partes para que uma renúncia contratual seja executória.As partes também podem renunciar ao seu direito a reivindicar categorias específicas de danos em uma cláusula de arbitragem.Da mesma forma, as partes podem concordar que o alívio cautelar deve ser concedido em circunstâncias predefinidas, mas os tribunais dos EUA não precisam conceder uma liminar automática prevista em um contrato.Está sempre a critério do juiz conceder uma liminar.

Em geral, existem dois tipos de injunções disponíveis nos Estados Unidos: injunções preliminares e injunções permanentes.Um proprietário de patente que procura obter uma liminar preliminar para interromper a venda de dispositivos infratores no início do litígio deve demonstrar:

• uma probabilidade de sucesso nos méritos;
• Dano irreparável;
• que o equilíbrio das ações favorece uma liminar;e
• Esse interesse público favorece uma liminar.

Ver Apple, Inc V Samsung Elecs Co, Ltd, 678 F3d 1314, 1323 (Fed CIR 2012).

Normalmente, um proprietário de patente deverá publicar um título para reembolsar os custos ou danos do suposto infrator se a liminar for posteriormente concedida indevidamente.Uma liminar é um 'remédio extraordinário e drástico, que nunca deve ser concedido a partir do direito', Munaf v Geren, 553 EUA 674, 676 (2008) e concedido apenas a uma clara demonstrando que o demandante tem direito a esse alívio.Ver Winter v Natural Resources Defense Council, Inc, 555 US 7, 22 (2008).

Uma liminar permanente pode ser solicitada após a constatação de que a patente está violada e não inválida.No eBay, Inc v Mercexchange LLC, 547 US 388 (2006), a Suprema Corte dos Estados Unidos tornou mais difícil para um proprietário de patente obter um alívio cautelar.Antes do eBay, um proprietário de patente predominante tinha presumivelmente com direito a uma liminar.No entanto, pós-ebay, para um proprietário de patente predominante para obter uma liminar, o proprietário de patente predominante deve mostrar que:

• O detentor da patente sofreu danos irreparáveis;
• Os remédios disponíveis na lei, incluindo danos monetários, são inadequados para tornar todo o proprietário da patente;
• O equilíbrio de dificuldades favorece o proprietário da patente;e
• O interesse público não seria prejudicado ao emitir a liminar.

Além disso, na Apple Inc V Motorola Inc, 757 F3D 1286 (Fed CIR 2014), o Tribunal declarou que não há regra per se que as injunções não estão disponíveis para o SEPS.Na Apple Inc V Samsung Elecs Co, o Circuito Federal considerou que o Tribunal Distrital abusou de sua discrição quando não impediu a infração da Samsung, descobrindo que o tribunal distrital errou quando exigia que a Apple prove que os recursos infratores eram o motivo exclusivo ou predominantePor que os consumidores compraram os produtos da Samsung para encontrar danos irreparáveis '801 F3D 1352 (Fed CIR 2015).Consulte também a petição para a revisão do banc concedida e a opinião do painel a ser modificada e substituída no ensaio, 808 F3d 517 (Fed CIR 2015), Petição de ensaiar em banc, 808 F3d 518 (Fed CIR 2015).A opinião substituída sobre a liminar permanente é relatada em 809 F3d 633 (Fed CIR 2015).O Circuito Federal afirmou adicionalmente que danos irreparáveis podem ser estabelecidos quando "um nexo casual suficientemente forte relaciona os supostos danos à suposta violação" e, posteriormenteNexus ligando os danos e os atos infratores.

Atualizações e tendências

Principais desenvolvimentos do ano passado

Identifique quaisquer desenvolvimentos recentes em leis ou regulamentos, ou quaisquer casos de referência que tenham (ou se espera ter) um impacto notável nos acordos de licenciamento em sua jurisdição (incluindo propostas significativas para novas legislação ou regulamentos, mesmo que ainda não sejam adotados).Explique brevemente como os acordos de licenciamento podem ser afetados.

Desenvolvimentos -chave do ano passado39 Identifique quaisquer desenvolvimentos recentes em leis ou regulamentos, ou quaisquer casos de referência que tenham (ou se espera ter) um impacto notável nos acordos de licenciamento em sua jurisdição (incluindo propostas significativas para novas legislação ou regulamentos,mesmo se ainda não adotado).Explique brevemente como os acordos de licenciamento podem ser afetados.

Em maio de 2019, a Suprema Corte dos EUA emitiu uma decisão significativa sobre os direitos de marca registrada de um licenciado quando o licenciante entrar em falência.Ao contrário de patentes e direitos autorais, o estatuto não identificou expressamente marcas comerciais (juntamente com patentes e marcas comerciais) como propriedade intelectual, onde a lei dos EUA oferece a um licenciado a opção de continuar sob um contrato de licença e não havia disposições estatutárias semelhantes para marcas comerciais.Em Mission Prod Holdings / Tempnology LLC, 139 S CT 1652 (2019), a Suprema Corte considerou que a regra geral para marcas comerciais deve ser que os direitos contínuos de um licenciado não estejam sujeitos ao capricho do licenciante, como a propriedade intelectual enumerada, mas, em vez disso, dependem de dependem deSe a licença sobreviveria a uma violação sob a lei não babada aplicável.O efeito líquido provavelmente será que os licenciados não tenham automaticamente seus direitos extintos pela falência de um licenciante e que haverá uma chance maior de os licenciados continuarem operando sob uma licença de marca registrada.

Com as patentes, a controvérsia sobre as taxas de Frand, a quem eles se aplicam e como devem ser determinados, permanece inquietada.Muitos na comunidade de patentes e licenciamento aguardavam ansiosamente uma decisão do Circuito Federal em TCL Communication V Ericsson, um caso em que o circuito federal ouviu argumentos orais no início de agosto de 2019. Este caso é um apelo de uma decisão do juiz Selna doDistrito Central da Califórnia, na qual ele usou uma abordagem de cima para baixo para chegar a uma conclusão de que a Ericsson tinha direito a royalties de 0,45 % para sua carteira de patentes 4G, 0,3 % para 3G e 0,16 % para 2G.A questão parecia ser se uma abordagem aritmética rígida é apropriada quando milhares de patentes relacionadas aos padrões estão envolvidas ou se um tribunal deve decidir royalties com base no valor incremental que a invenção patenteada acrescenta.O Circuito Federal desocupou a decisão do juiz em uma opinião datada de 5 de dezembro de 2019, sustentando que a Constituição dos EUA exige que um júri determine a compensação pela violação de SEP.Assim, os envolvidos no licenciamento agora terão que aguardar outra decisão envolvendo uma determinação das taxas de royalties para o licenciamento da Frand.